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27 de Maio de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
ano passado
Detalhes da Jurisprudência
Processo
REsp 1179048 SC 2010/0024209-0
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Publicação
DJe 23/04/2021
Julgamento
13 de Abril de 2021
Relator
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Documentos anexos
Inteiro TeorSTJ_RESP_1179048_78d6f.pdf
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Inteiro Teor

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.048 - SC (2010/0024209-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA.

E OUTRO

ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO (S) - PR007295 JOSE ELI SALAMACHA E OUTRO (S) - PR010244

RECORRIDO : COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA E OUTRO

ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977 JOSAFA ANTONIO LEMES E OUTRO (S) - PR017624 EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA.

1. Tendo o Tribunal de origem condenado as rés ao dano emergente com base em elementos informativos dos autos, inviável a revisão do ponto sem que houvesse incursão na matéria fático-probatória, vedada em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

2. O Tribunal de origem, mesmo após determinação do Superior Tribunal de Justiça de reapreciar os embargos de declaração, não conseguiu justificar adequadamente o arbitramento dos lucros cessantes determinados no julgamento da apelação, de modo que a questão deve ser submetida à liquidação de sentença, com a apuração dos lucros cessantes pelo período efetivo de utilização indevida da marca pelas rés.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso indevido da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa). Precedentes.

4. Redução do valor arbitrado a título de dano moral, tendo em vista seu elevado valor e a ausência de registro de qualquer evento excepcional a respeito do abalo à imagem pelo uso indevido da marca.

5. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial em face das peculiaridades em que desenvolvida a relação de transferência da marca envolvida na discussão afasta a alegação de sucumbência recíproca, eis que os pedidos formulados pelas autoras foram julgados procedentes, havendo sucumbência mínima.

6. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luis Felipe Salomão (Presidente) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Sustentaram oralmente o Dr. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, pela parte RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA. e o Dr. JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, pela parte RECORRIDA:

Superior Tribunal de Justiça

COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA

Brasília/DF, 13 de abril de 2021 (Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.048 - SC (2010/0024209-0)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial (e-STJ fls. 2.761/2.823) contra acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 2.340/2.342):

INDENIZAÇÃO - Uso indevido de marca - Agravo retido -Desprovimento - Acolhimento integral do pleito reparatório -Irresignação recursalmente manifestada pelas demandadas -Prefaciais repelidas - Mérito - Provimento parcial.

Tendo o documento sobre o qual pretende a parte obter esclarecimentos acompanhado a inicial, opera-se a preclusão do direito a ver deferidos ofícios para a obtenção da providência, quando a parte interessada nada requer, a respeito, na peça contestatória que entranha nos autos.

A acareação de testemunhas é faculdade atribuída pela lei processual ao magistrado condutor do processo, somente se justifica quando a divergência sobre determinado fato for de tal monta que possa influir na solução do litígio. Pode e deve o juiz indeferi-la, quando o fato de se revelar inócuo ou quando a alegada divergência não lançar reflexos sobre a interpretação desse fato.

Conquanto ilíquido o pedido, não se constitui em julgamento extra petita a circunstância de o magistrado, por entender existentes elementos probatórios suficientes para, desde logo, fixar o valor das indenizações pleiteadas, arbitrá-lo na própria sentença.

Fundamentada a sentença a contento, inexistente qualquer indício de desrespeito, pelo julgador singular, de qualquer dos princípios que norteiam o dever de isonomia no ato de julgar, para ilegalmente beneficiar um dos litigantes, não há como se agasalhar a arguição de parcialidade do magistrado condutor do processo.

Não é dado ao julgador singular anular, de ofício, relação negocial que não é objeto da demanda instaurada, incidindo, assim, em julgamento extra petita. Contudo, ainda assim, nula não é a sentença como um todo, apenas impondo-se a exclusão, da parte dispositiva do decisum, do que foi decidido além do pleito formulado.

O art. , inciso IV, in fine, da CF/88 veda a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, não podendo ele, em sendo assim, ser utilizado para a indexação dos valores indenizatórios, de

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forma a mantê-los automaticamente atualizados. Fixadas as indenizações em número de salários mínimos, não há, entretanto, só por isso, nulidade do provimento jurisdicional assim emitido, cumprindo ao Tribunal ajustar os valores arbitrados aos parâmetros legais compatíveis.

Detendo determinada cooperativa uma marca mista e nominativa, a transferência dessa marca a uma outra empresa só se considera efetivada quando a respectiva anotação junto ao órgão competente vem a ser publicada na Revista de Propriedade Industrial. Até que se dê essa publicação, a transferente detém legitimidade para buscar indenização dos danos que, por terceiros, lhe foram causados pelo uso indevido da marca. E a empresa que adquiriu a marca igualmente está legitimada para obter reparação daquele que, após essa aquisição, fez uso indevido da mesma marca, acarretando-lhe prejuízos.

Passando a utilizar-se de marca industrial por força de cessão feita por quem não detinha legitimidade para essa cessão, sem qualquer autorização da sua legítima proprietária, a utilizante é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação indenizatória que visa a composição dos prejuízos decorrentes desse uso indevido.

Preclusa resta a invocação de cerceamento de defesa, em face da limitação, pelo julgador, do número de testemunhas a serem ouvidas, bem como em razão do indeferimento de prova técnica, quando a matéria já foi submetida ao crivo recursal, via agravo de instrumento, com este restando desprovido.

A legislação marcária, tal como resulta dos arts. 207, 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, garante ao prejudicado, pela prática do indevido uso de marca, a indenização por eventuais danos emergentes, por lucros cessantes efetivamente comprovados e, ainda, a reparação por danos materiais e/ou morais resultantes do abalo da imagem da marca no mercado.

É inviável juridicamente que o sentenciante monocrático, a fim de fixar o quantum indenizatório a título de danos emergentes, utilize-se de fatos que não são alvo do pedido portal. Os danos emergentes impõem-se cumprida e concretamente provados no curso da instrução processual, não podendo abranger simples conjecturas ou meras probabilidades.

Os lucros cessantes em razão do uso indevido de marca industrial encontram, nos incisos I a III do art. 210 da Lei nº 9.279/96, os norteamentos jurídicos de fixação. É desaconselhável, contudo, estabelecer-se o valor desses lucros cessantes em percentual sobre o volume dos importes brutos obtidos com a comercialização

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dos bens contrafeitos, quando esse volume é de difícil, senão impossível, apuração. Há que se optar, nessa hipótese, pelo critério apontado no inciso III do referido art. 210, quando é possível quantificar-se o valor que se mostraria suficiente para que a responsável pelos danos obtivesse permissão para o uso da marca indevidamente utilizada.

Em ação de reparação por danos decorrentes do abalo à imagem decorrente da depreciação advinda do uso indevido de marca, há, no plano abstrato, a possibilidade de indenização tanto dos prejuízos materiais, como dos morais desse abalo decorrentes. Os prejuízos morais impõem-se positivados a contento para que juridicamente se justifique a imposição reparatória, ao passo que os de ordem moral decorrem da só violação do direito de imagem, o que afeta, por si só, a honra objetiva daquele que sofreu as repercussões da violação havida.

Se a antecipação da tutela, ainda que concedida ab initio, teve, em razão da suspensão de sua execução obtida através de recurso específico, esvaziado o seu conteúdo prático, com os efeitos visados esboroando-se em razão do decurso do tempo, não se justifica que, proferida a sentença final, reformada ela parcialmente em grau apelatório, venha ela a ser mantida, com a reaviventação, então, de assuntos já sepultados em definitivo.

Houve embargos de declaração, que foram assim julgados (e-STJ fl.

2.454):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA -IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - PROVIDÊNCIA INVIÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração não consistem na via recursal hábil à rediscussão do decidido em sede de apelação, sendo inviável a pretensão de análise da matéria fática que envolve o litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, imprescindível estar caracterizado ao menos um dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil.

Contra os referidos acórdãos foi interposto um primeiro recurso especial

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(REsp 797.627/SC), provido pelo Superior Tribunal de Justiça para que houvesse novo julgamento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas no recurso

integrativo da ora recorrente.

O novo acórdão dos embargos declaratórios na origem recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 2.720):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO QUAL FORAM AFASTADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NOVA ANÁLISE DOS DECLARATÓRIOS. ESCLARECIMENTOS REFERENTES À RESPONSABILIDADE DAS EMBARGANTES PELO USO INDEVIDO DE MARCA E CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, BEM COMO DOS VALORES ARBITRADOS A ESTE TÍTULO E SEU TERMO INICIAL. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ACARRETOU A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EFEITO INFRINGENTE NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECLAMO ACOLHIDO A FIM DE SANAR OMISSÕES.

Contra o acórdão dos segundos embargos de declaração, novamente

houve oposição de terceiros embargos de declaração, rejeitados (e-STJ fl. 2.749):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO PRETENDIDA. REJEIÇÃO.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam a alterar a prestação jurisdicional regularmente entregue.

Mais uma vez a Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda - Batavo

e Cooperativa Central Agromilk Ltda apresentam recurso especial em que se alega

mantida a ausência de pronunciamento sobre as questões anteriormente determinadas

pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando-se que nenhum outro pronunciamento teria sido acrescido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria se

mantido omisso.

Reiteram a alegação de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 sustentando que teria sido mantida a omissão quanto ao tema da anuência

tácita para o uso da marca "Do Vale" (e-STJ fls. 2.777/2.780).

Alegam ausência de fundamentação para a ocorrência dos lucros

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cessantes, sustentando que o acórdão da apelação teria passado desde logo à definição dos critérios para a fixação do valor respectivo, sem traçar nenhuma consideração acerca dos fatos pelos quais teria se caracterizado a espécie de prejuízo (e-STJ fls. 2.780/2.783).

Apontam, ainda, contradição relativa ao momento de fixação do valor da indenização (e-STJ fls. 2.783/2.786).

Afirmam que haveria "contradição entre o posicionamento externado no julgamento do Agravo de instrumento, e aquele apresentado no Acórdão da Apelação, motivando a interposição dos Embargos de Declaração, pelas recorrentes" (sic e-STJ fls. 2.785).

Impugnam também, por meio dos embargos de declaração, a condenação em danos morais, notadamente quanto à afirmação de que "essa indenização só é devida à autora Do Vale Alimentos Ltda., por ser ela a proprietária da marca que teve sua imagem moralmente abalada no mercado".

Sustentam contradição nos seguintes termos:

Entretanto, reside nessa conclusão um equívoco, além de uma clara contradição. O equívoco - que melhor será tratado mais adiante - é verificado em razão de que "a marca" não sofre danos à imagem, somente sendo tutelada pela Lei a imagem da pessoa, a quem se pode reconhecer haver ocorrido lesão.

No que diz respeito à contradição, cabe evidenciar que, como consignou-se no relatório do Acórdão da Apelação, sustentam as Recorridas que o dano moral teria se consumado a partir de 24 de outubro de 1996, com a venda de produtos "Do Vale" no mercado. O suposto uso indevido da marca teria perdurado por três meses, como pontuou o D. Ministro Aldir Passarinho Júnior, no voto proferido no julgamento do Recurso Especial nº 797.628/SC.

As recorrentes alegam, ainda, que o momento do suposto uso indevido da marca não coincidiria como período iniciado com a aquisição, pela segunda recorrida, da titularidade da marca.

Postulam novo julgamento para que fosse readequado o posicionamento conflitante no que diz respeito à titularidade da marca no momento dos fatos tidos por ilícitos (e-STJ fls. 2.786/2.789).

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Tecem considerações a respeito do prequestionamento e postulam (e-STJ fl. 2.790):

Não obstante, entendendo V. Exas. que o Acórdão da Apelação não foi omisso, ou ainda, que o Novo Acórdão dos EDs supriu os vícios apontados, cumprindo a determinação expressada no julgamento do Recurso Especial nº 797.627/SC, por conseqüência deverão ser considerados prequestionados os dispositivos legais invocados pelas Recorrentes em sua Apelação e nos Embargos de Declaração, permitindo-se a mais ampla análise do mérito recursal, em sede de Recurso Especial.

Ultrapassadas as alegações preliminares de vício de prestação jurisdicional (itens 2 a 6 do recurso especial), impugnam o acórdão recorrido alegando ofensa aos arts. 128, 130, 293, 459, 460, 471, 512 e 515 do Código de Processo Civil de 1973.

Voltam-se contra o indeferimento de prova pericial e limitação do número de testemunhas.

Afirmam que as decisões proferidas na instrução afastando a prova teriam restringido a futura sentença, desenvolvendo a instrução de modo a se apurar unicamente a existência dos danos e impossibilitando a prolação de sentença líquida.

As instâncias de origem, no entanto, acabaram por arbitrar o valor indenizatório desde logo, em contrariedade ao que havia sido decidido anteriormente, impedindo a dilação probatória relativa ao tema. Alegam (e-STJ fl. 2.793):

... dito cerceamento operou-se de modo inequívoco no momento em que, desconsiderando o que fora decidido no Agravo de Instrumento, foi proferida Sentença líquida, sem que se tivesse permitido a produção das provas através das quais se pretendia demonstrar o valor dos prejuízos invocados pelas Recorridas.

Apontam a ocorrência da preclusão pro judicato, por já ter o Tribunal se manifestado sobre a questão da necessidade de liquidação de sentença durante a instrução.

Apontam também ilegitimidade passiva nos seguintes termos (e-STJ fls. 2.797):

Embora tenha o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendido que a concessão para o uso da marca dependeria da confecção de

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instrumento em que se definissem as condições da utilização, em complementação à cláusula sexta do protocolo de intenções, é de se ver que a primeira Recorrente teve por certo que a segunda Recorrente era titular do direito de uso da marca, por concessão que lhe fizera a primeira Recorrida, não sendo dado exigir-lhe a investigação da efetiva pactuação de outras condições para a cessão, entre o titular da marca e a segunda Recorrente.

Não há como se reconhecer culpa da primeira Recorrente, unicamente pelo "uso desautorizado da marca DO VALE", se essa utilização decorreu do entendimento de que era lícito o contrato pelo qual a segunda Recorrente lhe cedeu o direito de uso.

Sustentam ofensa aos arts. 159 do Código Civil; e 267 do Código de Processo Civil de 1973, por ilegitimidade ativa nos seguintes termos:

Escapou a percepção do E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, somente podendo-se admitir que o dano à imagem poderia ser causado à pessoa jurídica, e não à própria marca, apenas a pessoa jurídica que detinha a titularidade da marca poderia ter sofrido o prejuízo.

Na hipótese em que houvesse sido configurado o uso indevido da marca, somente se poderia admitir que disso houvesse decorrido um abalo à imagem da empresa detentora da marca, e não à própria marca, como concluiu o Tribunal local.

(...)

Verificando-se que somente seria dado à primeira Recorrida, titular da marca "Do Vale" no período em que teria havido o suposto uso indevido, pleitear o ressarcimento disso decorrente, os acórdãos recorridos também afrontam o art. 6 do Código de Processo Civil, que dispõe que "ninguém poderá pleitear, em nome proprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei".

Apontam, ainda, ofensa aos arts. 159 e 1.059 do Código Civil de 1916 por suposta inexistência de ilícito.

Argumentam que o Tribunal teria feito interpretação equivocada dos fatos, eis que a cessão do direito de uso da marca teria se consumado independentemente do estabelecimento de condições para o exercício do direito (e-STJ fl. 2.801) e que "a ausência de fixação de condições para o uso da marca, no máximo, deve ser

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interpretada no sentido de que houve-se por bem afastar quaisquer óbices ao uso dos sinais identificadores dos produtos 'Do Vale'" (e-STJ fl. 2.802).

Relativamente aos danos emergentes, as recorrentes sustentam que a condenação imposta não guardaria correspondência com o dano sofrido pela primeira recorrida, porque "a devolução de mercadorias por clientes da primeira recorrida somente poderiam constituir-se em lucros cessantes, descabendo reconhecer o fato como ensejador da reparação a título de danos emergentes" (e-STJ fl. 2.804).

Impugnam o valor arbitrado pela indenização, acrescentando:

... o prejuízo que se entendeu haver sido causado à CCCL, não poderia importar no valor total da mercadoria devolvida, porquanto,; ao ver frustrado o negócio realizado, a perda única somente poderia se consubstanciar no lucro que a empresa teria com a venda, porquanto o produto voltou à suas mãos.

Aliás, renova-se nesse ponto o cerceamento ao direito de defesa das Recorrentes, vez que, não fosse a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 99.018937-6, no sentido de que a Sentença deveria ser ilíquida em razão do pedido genérico, teriam produzido a prova pericial, de modo a demonstrar que as mercadorias devolvidas à primeira Recorrida foram após comercializadas com terceiros, inexistindo, então, qualquer prejuízo à Cooperativa Central Catarinense de Laticínios (CCCL).

Em relação aos lucros cessantes, as recorrentes acrescentam que o Tribunal de origem teria fixado um valor que não corresponderia à remuneração que as recorridas teriam pago ao titular da marca "Do Vale" pela concessão de uma licença que lhes permitisse legalmente explorá-la.

Afirmam que "a quantificação do valor que as Recorridas teriam pago pelo uso da marca somente poderia realizar-se mediante critérios técnicos, aplicados em uma investigação satisfativa das características do bem imaterial que se diz haver sido ilicitamente utilizado".

Alegam que os valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

Sustentam que o dano moral por abalo à imagem decorrente do uso indevido da marca não pode ser presumido, mas deve ser demonstrado. Apontam dissídio em relação à matéria.

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Voltam-se também quanto ao valor da indenização por dano moral, apontando a existência de abuso na fixação de R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) pelo abalo à imagem.

Insurgem-se, por fim, quanto à distribuição da sucumbência, alegando a existência de sucumbência recíproca no caso concreto.

Contrarrazões às e-STJ fls. 2.882/2.909, sustentando a ausência de ofensa aos arts. 21, 333, inciso I, 459, 535 do CPC/73 e inexistência de violação aos arts. 267, inciso VI, 159 e 1.059 do Código Civil e art. 210, III, da Lei 9.279/96. Pedem seja negado provimento ao recurso especial.

É o relatório.

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RECURSO ESPECIAL Nº 1.179.048 - SC (2010/0024209-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA E

OUTRO

ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO (S) - PR007295 JOSE ELI SALAMACHA E OUTRO (S) - PR010244

RECORRIDO : COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA E OUTRO

ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977 JOSAFA ANTONIO LEMES E OUTRO (S) - PR017624

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA.

1. Tendo o Tribunal de origem condenado as rés ao dano emergente com base em elementos informativos dos autos, inviável a revisão do ponto sem que houvesse incursão na matéria fático-probatória, vedada em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

2. O Tribunal de origem, mesmo após determinação do Superior Tribunal de Justiça de reapreciar os embargos de declaração, não conseguiu justificar adequadamente o arbitramento dos lucros cessantes determinados no julgamento da apelação, de modo que a questão deve ser submetida à liquidação de sentença, com a apuração dos lucros cessantes pelo período efetivo de utilização indevida da marca pelas rés.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso indevido da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa). Precedentes.

4. Redução do valor arbitrado a título de dano moral, tendo em vista seu elevado valor e a ausência de registro de qualquer evento excepcional a respeito do abalo à imagem pelo uso indevido da marca.

5. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial em face das peculiaridades em que desenvolvida a relação de transferência da marca envolvida na discussão afasta a alegação de sucumbência recíproca, eis que os pedidos formulados pelas autoras foram julgados procedentes, havendo sucumbência mínima.

6. Recurso especial parcialmente provido.

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VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): A ação originária foi movida pelas empresas Cooperativa Central Catarinense de Laticínios Ltda - CCCL e Do Vale Alimentos Ltda contra as recorrentes (Cooperativa Central Agromilk Ltda e Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda - Batavo) buscando indenização pelo uso indevido da marca "Do Vale".

O processo já havia ascendido ao Superior Tribunal de Justiça anteriormente por ocasião do Recurso Especial 797.627/SC, quando esta Corte Superior preferiu acórdão determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal se pronunciasse sobre as questões invocadas nos embargos de declaração contra o acórdão da apelação, nos seguintes termos:

As ora recorrentes, em sede de embargos de declaração, levantaram as seguintes questões sobre as quais não houve debate por parte do Tribunal a quo :

- "no tocante às condenações pelos lucros cessantes (que sequer foram comprovados nos autos), o d. Juízo a quo adotou como critério o inc. II do art. 210 da Lei 9.279/96, determinando fosse o valor da indenização obtido a partir da incidência do percentual de 30% sobre o valor da receita bruta decorrente da venda dos produtos com a marca DO VALE pela primeira embargante, montante este que deveria ser apurado em liquidação de sentença. Essa C. Câmara, entretanto, quando do julgamento do recurso de apelação, alterou o critério, o que sequer foi requerido no recurso de apelação, pautando-se no inc. III do mesmo dispositivo e arbitrando como indenização o valor líquido de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Tendo em vista que a marca DO VALE foi utilizada pelo prazo de três meses , não há, por certo, como saber se o valor fixado por essa C. Câmara foi efetivamente menor do que aquele que seria obtido em sede de liquidação de sentença e que fora determinado pelo juízo a quo. Daí que contraditória a expressão contida no v. Acórdão, no sentido de que 'acolhe-se a insurgência recursal', quando há uma grande probabilidade de se ter reformado a sentença de primeiro grau para pior, prejudicando ainda mais as embargantes, o que afronta os artigos 512 e 515 do CPC, sobre os quais também nesse ponto se pretende o

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prequestionamento" (fl. 1.851);

- contradição pelo fato de o aresto hostilizado ter considerado como ato ilícito o uso indevido da marca "Do Vale" e, por outro lado, fixado a data do acordo comercial celebrado entre os litigantes como termo inicial da correção monetária dos valores arbitrados em razão dos lucros cessantes e dos danos morais advindos;

- equívoco quanto à fixação do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) pelos lucros cessantes, porquanto tal importância "não corresponde à compra da marca DO VALE como entendeu essa C. Câmara, mas à parceria levada a efeito entre as embargantes. Nesse universo econômico - R$ 12.000.000,00 -, há uma série de elementos, como a estrutura de 11 cooperativas singulares, distribuídas em diversos municípios do Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina, as quais agregavam mais de 12.000 produtores de leite, dispondo de 4 plantas industriais, com alta capacidade produtiva, situadas nas cidades de Concórdia, São João, Campos Novos e São Miguel do Oeste, bem como unidades de resfriamento nos municípios de Seara, Guarujá do Sul, Campo Erê, Planalto Alegre, Quilombo, Descanso e Mariópolis" (fl. 1.856) ;

- os encargos sucumbenciais deveriam ser suportados exclusivamente pelas autoras, por força do artigo 21, parágrafo único, do CPC, ou ao menos, ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, consoante o caput do mencionado dispositivo.

O Tribunal a quo , contudo, rejeitou os aclaratórios, deixando de apreciar a argumentação tecida pela ora recorrente cujo exame era, realmente, imprescindível ao julgamento da matéria posta em litígio, mormente porque as violações então suscitadas surgiram na prolação do acórdão da apelação, que reformou parcialmente a r. sentença.

A Corte estadual, portanto, não teceu qualquer consideração em relação a tais temas, padecendo o v. acórdão recorrido da omissão apontada. Evidencia-se, assim, a sustentada violação do artigo 535 do CPC, uma vez que não foi prestada a jurisdição de forma integral.

(...)

Observo, outrossim, que o debate, no v. acórdão recorrido, acerca da matéria deduzida nos aclaratórios mostrava-se imprescindível

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não apenas em razão do teor do citado verbete n. 211/STJ, mas também porque os temas suscitados envolviam matéria fática, cuja apreciação é vedada no âmbito do recurso especial por força do que dispõe o enunciado n. 7/STJ.

Demais disso, ressalto a necessidade de esclarecimento acerca da condenação pelos lucros cessantes, pois embora tenha constado no acórdão dos embargos de declaração que nenhuma cifra fora determinada em tal sentido, observo que o acórdão proferido em sede de apelação modificou a r. sentença para fixar em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) o valor a ser indenizado à CCCL a título de lucros cessantes. A propósito, confira-se a seguinte transcrição extraída do referido julgado:

"Nesse tópico, acolhe-se a insurgência recursal, modificando-se a sentença para fixar em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) o valor a ser indenizado a autora CCCL a título de lucros cessantes, valor que deverá ser corrigido desde a época do evento danoso (data do acordo comercial entre as apelantes)" (fl. 1.819).

Sob tal prisma, tenho por configurada, na hipótese, a violação do artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil.

Diante de tais pressupostos, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que julgue novamente os embargos de declaração, suprindo os vícios apontados, como entender de direito. (grifos não constantes do original).

Vê-se, pois, que o acórdão do REsp 797.627/SC havia elencado, com base nas alegações das recorrentes, quatro pontos a serem abordados nos novos embargos: 1) possibilidade de reformatio in pejus decorrente do critério de indenização; 2) alegação de equívoco quanto ao valor indenizatório por não ter correspondido somente à marca, mas a toda uma estrutura de produção; 3) contradição quanto ao termo inicial da correção monetária (que não poderia ser o acordo comercial, eis que foi considerado o uso da marca ato ilícito) e 4) distribuição da sucumbência na causa.

Pois bem, diante da extensa alegação aviada nas razões do presente recurso especial e da complexidade da matéria, é necessária uma recapitulação da demanda.

Superior Tribunal de Justiça

A sentença havia fixado a indenização por danos emergentes correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da receita bruta obtida com o comércio dos produtos com a marca "Do Vale" pela demandada CCLP - BATAVO, a ser apurado em liquidação de sentença (e-STJ fl. 2.193).

Como lucros cessantes, a indenização foi estabelecida em 30% (trinta por cento) sobre o valor da receita bruta obtida com o comércio dos bens contrafeitos com o uso indevido da marca "Do Vale" (e-STJ fl. 2.193).

Houve, ainda, condenação a título de depreciação da marca, que foi arbitrada na quantia correspondente à diferença entre o faturamento da CCCL em 1996 e 1999, a ser apurado em liquidação (e-STJ fls. 2.193/2.194).

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao reformar parcialmente o julgado, alterou os critérios de indenização nos seguintes tópicos:

DANOS EMERGENTES

A respeito dos danos emergentes, assim constou do acórdão (e-STJ fls. 2.390/2.391):

O que efetivamente se perdeu por causa do uso indevido da marca DO VALE se reflete na devolução das mercadorias e no desfazimento de negócios concretizados.

(...)

O dano emergente, até porque nenhum negócio desfeito restou comprovado nos autos a contento, resume-se ao quantum equivalente às devoluções de mercadorias representadas pelos documentos de fls. 133 a 136.

(...)

É de salientar-se, nesse aspecto, que:

"São indenizáveis apenas os prejuízos efetivos pelo uso indevido de marca, de modo que a prova respectiva deve ser ministrada no curso da ação de conhecimento, não na execução, onde somente é possível a verificação do quantum debeatur." (RT625/68).

Ainda:

"Não basta que o autor mostre que o fato atribuído ao réu seja capaz de produzir dano. É preciso que prove o dano concreto." (RT 510/125).

Superior Tribunal de Justiça

Acolhe-se, por isso, a insurgência recursal, para modificar a sentença de primeira instância, fixando o quantum devido a título de danos emergentes em quantia correspondente a soma do valor das mercadorias que se comprovou nos autos terem sido devolvidas, corrigido desde a data da contabilização do prejuízo (data do retorno da mercadoria).

Ressalta-se que esta indenização é devida exclusivamente à autora CCCL, em face de ser a única que efetivamente comprovou ter sofrido prejuízo desta ordem.

Em relação ao ponto, vê-se que o Tribunal de origem arbitrou a indenização por danos emergentes com base em elementos informativos dos autos, de modo que a análise a respeito da questão envolveria incontornável reexame de matéria fática da lide, inviável nesta sede, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

LUCROS CESSANTES

A respeito dos lucros cessantes, a solução inicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC havia sido a seguinte (e-STJ fls. 2.392/2.393):

... os benefícios auferidos pelo agressor não se encerram no volume de negócios que realizou aproveitando a marca, mas também nos outros que indiretamente colecionou.

Dessa forma, evidente a dificuldade de concretização do comando judicial que porventura venha a optar por esse critério, submetendo-se as partes a uma etapa de liquidação que, por certo, ensejaria nova e longa demanda, de difícil acertamento.

Não pode deixar de ser lembrado que a empresa não tem obrigação de manter arquivado seus registros contábeis que contarem com mais de 5 (cinco) anos. Assim, como as negociações noticiadas teriam ocorrido em sua maior parte no ano de 1996, o levantamento das compras e vendas realizadas nesta época acabaria prejudicado.

Resta, então, o critério segundo o qual o agressor remunera o prejudicado de acordo com a quantia que se mostraria suficiente para que lhe fosse concedido permissão para uso da marca.

Ainda que as autoras não estivessem dispostas a permitir o uso da marca DO VALE mediante o pagamento de um valor qualquer,

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Superior Tribunal de Justiça

admite-se a opção pelo critério em tela apenas para efeito de fixar o quantum condenatório.

E faz-se incontroverso nos autos que a ré Batavo teria se disposto a pagar o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para utilizar a marca DO VALE, pelo que afigura-se justo condená-la no pagamento dessa quantia a título de lucros cessantes a benefício exclusivo da autora CCCL, única pessoa jurídica que amargou prejuízo dessa natureza.

Destaque-se que a empresa autora Do Vale Alimentos Ltda., à época dos fatos não detinha a propriedade da marca e, por isso, de maneira alguma poderia suscitar prejuízos dessa ordem.

Por derradeiro, ressalta-se, ainda, que a estimativa de lucros cessantes apresentada pela autora CCCL às fls. 167/176, não foi acolhida como parâmetro para fixação desta indenização porque produzida de maneira unilateral, não havendo sequer indícios que corroborem que a quantia apontada seria realmente o que deixou ela de lucrar.

Nesse tópico, acolhe-se a insurgência recursal, modificando-se a sentença para fixar em R$ 12,000.000,00 (doze milhões de reais) o valor a ser indenizado a autora CCCL a título de lucros cessantes, valor que deverá ser corrigido desde a época do evento danoso (data do acordo comercial entre as apelantes).

A respeito do ponto, tem-se que os lucros cessantes foram arbitrados no valor que a Batavo teria se disposto a pagar pelo uso da marca.

Não havia ficado claro no acórdão de apelação se o referido valor diria respeito à compra da marca, à utilização da marca pelo período do protocolo de intenções, ou se o valor corresponderia ao período efetivo de utilização indevida da marca.

Nada disso havia sido tratado em detalhes pelo Tribunal de origem, que havia apresentado uma condenação de forma genérica, sem referência e indicação efetiva dos fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais teria chegado àquele valor.

Veja-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC falou em "dificuldade de concretização do comando judicial que porventura venha a optar por esse critério, submetendo-se as partes a uma etapa de liquidação que, por certo, ensejaria nova e longa demanda, de difícil acertamento" e que "Não pode deixar de ser lembrado que a empresa não tem obrigação de manter arquivado seus registros

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contábeis que contarem com mais de 5 (cinco) anos".

O próprio órgão jurisdicional, no entanto, havia contribuído com essas dificuldades ao recusar a dilação probatória e afirmar, em um primeiro momento, que tais questões deveriam ser submetidas à futura liquidação de sentença.

Observa-se, ainda, que não tem pertinência o fundamento de que "a empresa não tem obrigação de manter arquivados seus registros contábeis que contarem com mais de 5 (cinco) anos", o que, no entender do acórdão, prejudicaria o levantamento das compras e vendas realizadas em sua maior parte no ano de 1996.

Com efeito, não se cuida aqui de ação fiscal contra as empresas, mas de ação de indenização em que figuram como autoras. Assim, o interesse em conservar os documentos não deriva de obrigação legal, mas de defesa de seus direitos.

Retornados os autos para novo julgamento dos embargos de declaração, assim constou do novo acórdão integrativo (e-STJ fls. 2.725/2.726):

No que concerne aos lucros cessantes, o art. 210 da Lei n. 9.279/96 estabelece:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

O aresto embargado fixou os lucros cessantes tendo por fundamento o referido inciso III do art. 210 da Lei n. 9.279/96 (fl. 1.818).

A indenização a este título decorre do comprovado uso indevido da marca Do Vale pela embargante, já que, repita-se, não restou formalizada a respectiva transferência pela própria detentora da marca, além de inexistir registro no órgão competente, já que segundo a documentação de fls. 73/85 indicam a CCCL Ltda. como sua titular.

Isto porque "... Detendo determinada cooperativa uma marca mista e nominativa, a transferência dessa marca a uma outra empresa só se considera efetivada quando a respectiva anotação junto ao órgão competente vem a ser publicada na Revista de Propriedade Industrial. Até que se dê essa publicação, a transferente detém

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legitimidade para buscar indenização dos danos que, por terceiros, lhe foram causados pelo uso indevido da marca. E a empresa que adquiriu a marca igualmente está legitimada para obter reparação daquele que, após essa aquisição, fez uso indevido da mesma marca, acarretando-lhe prejuízos" (fl. 1.766).

As notas fiscais acostadas pelas próprias recorrentes, além daquelas acostadas à inicial (fls. 123/129), demonstram que as embargantes efetivamente auferiram lucros com o uso de produtos com a marca Do Vale, já que tais documentos comprovam sua comercialização, através das cooperativas dissidentes, com terceiros, inclusive com preços mais vantajosos aos clientes, a exemplo das correspondências de fls.119/120, ou seja, as recorridas sofreram prejuízos com referidas práticas (fls. 454/521). Logo, mantém-se a condenação por lucros cessantes, ressaltando-se que deve prevalecer a importância de R$12.000.000,00 determinada pelo acórdão embargado.

Ainda, ao contrário dos argumentos constantes dos embargos, a Batavo manifestou ser este o valor da transação envolvendo a marca Do Vale, o qual, todavia, em razão do uso indevido não foi efetivamente arcado pelas embargantes.

Diante disso, a ocorrência de lucros cessantes é inconteste, porque as embargantes reconhecem a utilização da marca Do Vale, ainda que sob o argumento de terem assim agido mediante acordo de vontade, já que se reconhece a não transferência da marca.

De um lado, as empresas recorrentes sustentaram que não tiveram oportunidade de produzir provas sobre a questão da indenização na fase de conhecimento porque o Tribunal, em agravo de instrumento, teria decidido que tal apuração deveria ocorrer na fase de liquidação.

De outro, o Superior Tribunal de Justiça havia determinado que o Tribunal se pronunciasse sobre os critérios do arbitramento dos valores determinados no acórdão a título de lucros cessantes.

Pois bem, o novo acórdão dos embargos de declaração revelou algumas peculiaridades.

Em um primeiro momento afirmou que estaria aplicando o art. 210, III, da Lei nº 9.279/96.

Em seguida, afirma que "a indenização a este título decorre do comprovado uso indevido da marca Do Vale pela embargante, já que, repita-se, não

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restou formalizada a respectiva transferência" e que "a Batavo manifestou ser este o valor da transação envolvendo a marca Do Vale, o qual, todavia, em razão do uso indevido não foi efetivamente arcado pelas embargantes".

Ressalte-se que há nos autos alegação, reproduzida no voto condutor do acórdão do STJ no REsp. 797.627/SC acima transcrito, de que o uso indevido da marca teria durado 3 (três) meses (o que não ficou claro no acórdão recorrido) e a sentença registra que houve antecipação de tutela para cessação do uso indevido da marca (e-STJ fls. 2.105/2.106).

Mais adiante, o Tribunal acrescenta que "as notas fiscais acostadas pelas próprias recorrentes, além daquelas acostadas à inicial (fls. 123/129), demonstram que as embargantes efetivamente auferiram lucros com o uso de produtos com a marca Do Vale, já que tais documentos comprovam sua comercialização, através das cooperativas dissidentes, com terceiros, inclusive com preços mais vantajosos aos clientes, a exemplo das correspondências de fls.119/120, ou seja, as recorridas sofreram prejuízos com referidas práticas (fls. 454/521)".

Veja-se, o Tribunal afirma que notas fiscais comprovariam a comercialização de produtos e o lucro decorrente. Mas estabelece como indenização a título de lucros cessantes o que afirma ser equivalente ao "valor da transação envolvendo a marca".

Persiste a omissão apontada no julgamento do REsp 797.627/SC: não foi examinada a alegação de que o valor de R$ 12.000.000,00 corresponderia a toda estrutura de produção, e não apenas ao uso temporário da marca.

Como já afirmado no acórdão do REsp 797.627/SC, falta elemento concreto para o arbitramento do valor adotado na origem, o que denota a fixação de forma aleatória.

Mais uma vez o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deixou de se manifestar claramente a respeito dos fundamentos pelos quais, sem perícia, chegou ao valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) a título de lucros cessantes.

Não cabe, no entanto, o retorno dos autos novamente à origem para mais um pronunciamento a respeito, sob pena de eternização da lide.

Dessa forma, entendo que o acórdão merece reforma no ponto, de modo que os lucros cessantes sejam apurados em fase de liquidação, por artigos, quando

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será dado às autoras comprovar aquilo que efetivamente deixaram de ganhar com a conduta das rés, tudo limitado ao tempo em que houve o uso indevido da marca pelas rés.

ABALO À IMAGEM - DANOS MORAIS E MATERIAIS

Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina se pronunciou sobre os danos morais e materiais decorrentes do abalo à imagem nos seguintes termos (e-STJ fls. 2.395/2.402):

No que se refere ao dano material pelo abalo à imagem advindo da depreciação pelo uso indevido da marca DO VALE, nenhum elemento as autoras se ocuparam de carrear aos autos.

(...)

Mas o dano moral pelo abalo à imagem aparece evidente. E isso porque o uso desautorizado se revela bastante para alicerçar o pedido.

(...)

No caso em tela a violação foi explícita. As rés usaram, divulgaram e comercializaram produtos com a marca DO VALE sem autorização de sua legítima proprietária.

(...)

E, demonstrada à saciedade a possibilidade de se indenizar o dano moral resultante do abalo à imagem da marca DO VALE, resta a fixação do quantum devido, e a parte legítima para se beneficiar desta indenização.

(...)

No caso dos autos, não há razão para discordar do critério utilizado pelo Julgador de primeiro grau, que embasou a condenação na quantia que o próprio presidente da apelante Batavo anunciou ter pago pela compra da marca DO VALE, ou seja, R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

O juiz sentenciante se utilizou deste parâmetro para fixar as indenizações por dano moral e dano à imagem. Entretanto, conforme ressaltado, o dano moral da pessoa jurídica não se traduz em outra coisa que não o abalo de sua imagem no mercado. Desse modo, mantendo o critério utilizado na sentença recorrida, por ser o que melhor reflete a realidade dos autos, fixa-se o valor

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da condenação por danos morais em 70% (setenta por cento) do valor anunciado pela compra da marca DO VALE (R$12.000.000,00), ou seja, R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais), atualizados desde a data do ilícito, considerando-se esta exatamente a data em que foi firmado o acordo comercial em que as apelantes desautorizadamente dispuseram sobre o uso da marca.

O percentual da condenação foi extraído das condenações por danos morais e à imagem fixadas pelo d. Magistrado singular, fundamentada no art. 1.553 do Código Civil.

(...)

Destaca-se, ainda, que esta indenização só é devida à autora Do Vale Alimentos Ltda., por ser ela a proprietária da marca que teve sua imagem moralmente abalada no mercado.

Veja-se que, no ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina -TJSC afirma que não haveria razão para se discordar do critério do julgador de primeiro grau.

Imediatamente em seguida, afirma que estaria mantendo o critério utilizado na sentença, por melhor refletir a realidade dos autos, mas reduz o valor para R$ 8.400.000,00.

Posteriormente, quando do julgamento dos embargos de declaração, afirmou o seguinte (e-STJ fls. 2.727):

No que concerne ao dano à imagem , erroneamente as embargantes afirmam que o julgado as condenou ao pagamento deste e, separadamente, dos danos morais, tendo em vista que restou expressamente consignado que nesta hipótese, o prejuízo daquela natureza inclui o prejuízo moral e material , o que se conclui pela leitura das fls. 1.819/1.826.

Assim, o Tribunal registrou que o dano moral estava incluído na condenação do dano à imagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando seu posicionamento no sentido de que o uso indevido da marca gera, por si só, o dano moral, independentemente de prova do dano (o chamado dano in re ipsa). A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

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RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAFAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo interesse de agir das agravadas, pela desnecessidade de prova técnica, bem como pela existência de contrafação. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

3. "O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral" ( REsp n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018).

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o total da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1366770/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos,

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semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

( REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BOLAS. MARCA ADIDAS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É cabível a reparação pelos danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem se originar de ofensas à imagem, à identidade ou à credibilidade.

Precedente.

3. A configuração de abalo moral independe da exposição dos produtos contrafeitos no mercado consumidor. Precedentes.

4. A importação de produtos falsificados, ainda que não exibidos no mercado consumidor, gera dano moral presumido (in re ipsa).

Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1652576/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018)

Assim, não há como se afastar a indenização a este título, tal como pretende a recorrente.

Ocorre, porém, que a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem se revela, de fato, desproporcional.

Não há registro no acórdão recorrido de nenhum elemento específico de maior gravidade quanto à ofensa moral, à eventual difamação da marca ou ofensa ao seu nome no mercado.

A propósito, colhe-se do acórdão recorrido:

No que se refere ao dano material pelo abalo à imagem advindo da depreciação pelo uso indevido da marca DO VALE, nenhum elemento as autoras se ocuparam de carrear aos autos.

Convém esclarecer que esse dano material diverge daquele que alicerçou a condenação ao pagamento dos danos emergentes e dos lucros cessantes. A questão, neste tópico é outra.

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O prejuízo material pelo abalo à imagem residiria, por exemplo, na limitação dos negócios ao âmbito estadual porque desfeitos eventuais acordos de comércio além dessa fronteira, em face da depreciação da marca pelo uso indevido.

Não seria a redução do faturamento, mas a própria rejeição da marca noutra unidade da federação, ou noutro País etc, porque se teria depreciado a sua imagem.

Mas o dano moral pelo abalo à imagem aparece evidente. E isso porque o uso desautorizado se revela bastante para alicerçar o pedido."

O único fundamento do Tribunal de origem para fixar a indenização foi, portanto, o próprio evento, do qual se presume a ofensa, mas não há nada de maior gravidade ou nenhum fato concreto registrado que denote um abalo relevante à imagem da marca no mercado.

Assim, o valor arbitrado pelas instâncias de origem deve ser reduzido.

Em casos semelhantes, esta Corte Superior tem considerado como razoáveis valores indenizatórios entre cinqüenta e cem mil reais (cf., entre outros, EDcl no AgRg no AREsp 207.365/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 03/05/2013; REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; REsp 1741348/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018; REsp 1730067/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Entendo que, no caso, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra mais adequado.

Não se afasta a gravidade da utilização de uma marca sem a devida autorização de seus proprietários.

No entanto, tal como já consignado, não houve registro no acórdão recorrido de qualquer fato extraordinário que tenha denegrido a imagem da marca ou sua qualidade perante os consumidores.

Vale ressaltar que a eventual diminuição do valor da marca não configuraria dano moral, mas dano material, que foi expressamente afastado pelo Tribunal de origem por falta de comprovação, conforme já visto acima.

Em relação à distribuição da sucumbência, entendo que o recurso não

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merece amparo.

Os pedidos formulados na inicial foram (e-STJ fls. 27/28):

a) primeiro, seja concedida tutela antecipada parcial inaudita altera pars, para, determinar que as requeridas cessem todo e qualquer ato de divulgação, vendas, comercialização de qualquer natureza envolvendo a marca DO VALE, sob pena de ficar obrigada ao pagamento de uma multa diária a ser estabelecida no mínimo de R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), a ser executada desde já. Ao final, seja mantida em definitivo referida tutela.

b) sejam, ainda, antecipadamente obrigadas a se retratarem dos atos inverídicos sobre a compra da empresa e marca DO VALE, por seis vezes, em um período mínimo de 20 dias, em rede nacional de televisão, nas emissoras da GLOBO e SBT, nos horários nobres (20 horas), e em jornais de grande circulação, principalmente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob pena de não o fazer, ser elevada a sua condenação em dobro pelos danos à imagem e moral. Ao final, seja mantida em definitivo e integralmente referida tutela, com nova retratação nos termos pleiteados.

c) sejam, as requeridas condenadas ao pagamento dos danos havidos pela depreciação da marca DO VALE, danos emergentes, lucros cessantes, à imagem e moral, os quais deverão ser, apurados em liquidação de sentença, entendendo Vossa Excelência, sejam aplicadas as regras do artigo 1.547 para o dano moral e as do artigo 1.553 para os danos havidos sobre a marca, emergentes, e à imagem, ambos dispositivos do Código Civil. Requer, ainda, para apuração dos lucros cessantes, seja aplicado o artigo 1.059, do Código Civil e a regra contida no artigo 210 da Lei Especial n.º 9.279/96.

d) sejam, as requeridas citadas no endereço constante na inicial, através de seus representantes legais Neivor Canton representante da primeira ré Agromilk, e Dick Carlos de Geus representante da Segunda ré Batavo, via postal com aviso de recebimento (AR), para, querendo, virem contestar o feito no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e

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decretada a revelia.

e) seja, ainda, nos termos dos artigos 50 e seguintes do CPC., intimada a empresa Batávia S/A., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rodovia BR - 282, Km 344, s/n, ala 2, na cidade de Campos Novos-SC., através de seu representante legal Dick Carlos de Geus, via postal com aviso de recebimento (AR), fone: (049) 541-0602, para, querendo, contestar e acompanhar o feito, sob as penas da lei.

f) o direito de produzirem todas as provas necessárias e admitidas pela lei, objetivando dirimir dúvidas importantes para o deslinde da controvérsia, entre elas: a ouvida de testemunhas, cujo rol será juntado oportunamente; documentos que ora se junta, e outros que se juntará no curso do processo (art. 397, CPC); fitas de vídeo com entrevistas; e a prova pericial.

g) sejam as requeridas condenadas ao pagamento das custas processuais, periciais e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

Vê-se que os pedidos foram formulados em conjunto na inicial, sem especificação de qual pedido se referia a qual empresa.

As instâncias de origem concederam as indenizações por lucros cessantes, danos emergentes e dano moral por abalo à imagem, de modo que a sucumbência das autoras foi mínima.

Ao contrário do que pretendem as rés, a interpretação lógico-sistemática do pedido não deve ser feita de modo a entender que cada uma das duas autoras teria requerido tudo para si de forma dobrada e, portanto, teria havido sucumbência recíproca de todos os litigantes.

Diante das peculiaridades da transferência da marca no curso dos eventos, ambas formularam conjuntamente os pedidos da inicial.

Assim, entendendo correto o acórdão recorrido no ponto, afasta-se a alegação de sucumbência recíproca.

Com relação às alegações de segunda negativa de prestação jurisdicional pelo rejulgamento dos embargos de declaração, de reformatio in pejus e contradições

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do acórdão, ficam naturalmente prejudicadas pelo provimento do recurso quanto aos aspectos acima tratados.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação por artigos (limitados ao período efetivo de utilização indevida da marca), bem como para reduzir a indenização por dano moral ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados a partir da presente data.

É como voto.

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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA TURMA

Número Registro: 2010/0024209-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.179.048 / SC

Números Origem: 20000234435 20000234435000500 20000234435000700 33990063405

PAUTA: 13/04/2021 JULGADO: 13/04/2021

Relatora

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro : MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA. E OUTRO

ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO (S) - PR007295 JOSE ELI SALAMACHA E OUTRO (S) - PR010244

RECORRIDO : COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA E OUTRO

ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977 JOSAFA ANTONIO LEMES E OUTRO (S) - PR017624

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr (a). LUIZ RODRIGUES WAMBIER, pela parte RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA.

Dr (a). JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, pela parte RECORRIDA: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICÍNIOS LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luis Felipe Salomão (Presidente) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.

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