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8 de Agosto de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 10 meses

Detalhes da Jurisprudência

Processo

Órgão Julgador

T4 - QUARTA TURMA

Publicação

Julgamento

Relator

Ministro RAUL ARAÚJO

Documentos anexos

Inteiro TeorSTJ_AGINT-RESP_1924274_18ad2.pdf
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Inteiro Teor

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924274 - DF (2021/0055424-1)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ!

ADVOGADOS : JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM - RJ080463 ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM - RJ091573 JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - BA009777 JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241 LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918

AGRAVADO : SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA

ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528 FELIPE BIZINOTO SOARES DE PÁDUA - SP407217

AGRAVADO : LB VALOR CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

AGRAVADO : BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

AGRAVADO : L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES

ADVOGADOS : FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES - DF037479 JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO - DF035303

INTERES. : LGL VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA IDÊNTICA. SERVIÇOS AFINS.

PRECEDÊNCIA REGISTRAL. TRADE DRESS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu

conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do

STJ.

2. Não configura ofensa aos arts 485 e 1.022 do CPC o fato de o Tribunal de origem, embora

sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar

fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a

controvérsia.

3. A determinação de abstenção do uso de marca ao titular de registro compete à Justiça Federal,

em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI. Precedentes.

4. Caso concreto em que se verificou a existência de registro marcário a dar suporte à utilização

da marca pela parte ex adversa, o que resultou na improcedência do pedido em harmonia com o

entendimento firme desta Corte Superior.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 23 de agosto de 2021.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.274 - DF (2021/0055424-1)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ!

ADVOGADOS : JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM - RJ080463 ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM - RJ091573 JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - BA009777 JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241 LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918

AGRAVADO : SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA

ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528 FELIPE BIZINOTO SOARES DE PÁDUA - SP407217

AGRAVADO : LB VALOR CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

AGRAVADO : BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

AGRAVADO : L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES

ADVOGADOS : FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES - DF037479 JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO - DF035303

INTERES. : LGL VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO:

Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ!

contra decisão desta relatoria (e-STJ, fls. 1.309-1.311) que conheceu do agravo para não conhecer

do recurso especial, por ausência de violação do art. 1.022 do CPC, bem como de

prequestionamento (Súmula 211 do STJ).

Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sob o fundamento

de que é ainda titular de registro marcário válido e que o decisum recorrido teria ampliado o

pedido de nulidade julgado pela Justiça Federal. Acrescenta que não foi observada a suspensão do

processo por prejudicialidade externa e que a nulidade do registro ainda está sub judice em razão

da interposição de recurso especial. Por fim, reitera a existência de omissão, uma vez que a causa

de pedir da demanda seria a violação ao trade dress.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma

Julgadora.

Superior Tribunal de Justiça

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.367-1.370.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.274 - DF (2021/0055424-1)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ!

ADVOGADOS : JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM - RJ080463 ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM - RJ091573 JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - BA009777 JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241 LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918

AGRAVADO : SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA

ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528 FELIPE BIZINOTO SOARES DE PÁDUA - SP407217

AGRAVADO : LB VALOR CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

AGRAVADO : BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

AGRAVADO : L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES

ADVOGADOS : FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES - DF037479 JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO - DF035303

INTERES. : LGL VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA IDÊNTICA. SERVIÇOS AFINS. PRECEDÊNCIA REGISTRAL. TRADE DRESS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2. Não configura ofensa aos arts 485 e 1.022 do CPC o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. A determinação de abstenção do uso de marca ao titular de registro compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI. Precedentes.

4. Caso concreto em que se verificou a existência de registro marcário a dar suporte à utilização da marca pela parte ex adversa, o que resultou na improcedência do pedido em harmonia com o entendimento firme desta Corte Superior.

5. Agravo interno não provido.

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.274 - DF (2021/0055424-1)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ!

ADVOGADOS : JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM - RJ080463 ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM - RJ091573 JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - BA009777 JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241 LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918

AGRAVADO : SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA

ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528 FELIPE BIZINOTO SOARES DE PÁDUA - SP407217

AGRAVADO : LB VALOR CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

AGRAVADO : BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

AGRAVADO : L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES

ADVOGADOS : FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES - DF037479 JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO - DF035303

INTERES. : LGL VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

VOTO

O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO (RELATOR):

A despeito do louvável esforço argumentativo do agravante, os argumentos

deduzidos no presente agravo não são suficientes para alterar a conclusão da decisão agravada.

Com efeito, deve-se gizar, a princípio, que o pedido inicial formulado pelo ora

agravante teve como causa de pedir a alegada exploração de sua marca por terceiros, bem como a

prática de atos de concorrência desleal consistente na tentativa de criar uma identificação entre os

estabelecimentos concorrentes perante os consumidores. Assim, concluiu seu pedido na

condenação dos agravados a abster-se de utilizar sua marca, além de lhe transferir o domínio de

sítio eletrônico registrado também com sua marca.

A sentença, portanto, deve ser interpretada nos estritos limites do pedido, fazendo

coisa julgada tão somente o seu dispositivo. No caso, concluiu o Juízo de primeiro grau pela

improcedência do pedido, sob o fundamento de que não havia uso de marca alheia, mas própria.

Isso, porque, perante o Juízo competente, a marca do ora agravante teria sido declarada nula,

existindo, por outra banda, marca anterior titularizada por terceiro que cedeu sua exploração aos

Superior Tribunal de Justiça

agravados.

De fato, nesta demanda, não está em julgamento a validade da marca registrada

pelo agravante, de modo que se remanesce válida, ou não, é fato que escapa ao controle desta

Corte Superior. Fato é que se reconheceu a existência e validade de registro anterior titularizado

pela parte ex adversa, de modo que não era mesmo juridicamente possível a pretensão de

abstenção de uso contra seu titular, enquanto não invalidado aquele registro.

Nesse sentido é também a jurisprudência do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET.

PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n.

9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.

3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.

4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes.

5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".

6. Recurso especial desprovido.

( REsp 1238041/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)

Outrossim, esta Corte Superior tem entendimento reiterado de que a divergência da

classe de registro não é suficiente para assegurar a convivência de marcas idênticas à luz do

princípio da especialidade, impondo-se, por vezes, a análise casuística do potencial de confusão.

Nesse sentido:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO

Superior Tribunal de Justiça

SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.

1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.

2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.

3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.

4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.

5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.

6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido.

Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.

( REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016, g.n.)

No entanto, essa análise não pode ser levada a cabo pelo Juízo estadual, mas sim

pelo Juízo competente para o julgamento de nulidade do registro. Do contrário, por via transversa,

se alcançaria efeito semelhante à declaração de nulidade da marca. Por essa razão, de fato, não está

prequestionado nos autos o debate quanto à proteção do trade dress, o qual não se confunde com

a alegação de concorrência desleal pelo uso de marca. Destarte, incide o óbice da Súmula 211 do

Superior Tribunal de Justiça

STJ.

Por todos esses fundamentos, verifica-se ainda que a conclusão do acórdão de origem está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior quanto ao tema, o que atrai também a incidência da Súmula 83 do STJ.

Com esses fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

TERMO DE JULGAMENTO

QUARTA TURMA

AgInt no REsp 1.924.274 / DF

Número Registro: 2021/0055424-1 PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

00 169742120158070001 169742120158070001 20150110594058

Sessão Virtual de 17/08/2021 a 23/08/2021

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ!

ADVOGADOS : JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM - RJ080463 ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM - RJ091573 JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - BA009777 JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241 LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918

RECORRIDO : SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA

ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528 FELIPE BIZINOTO SOARES DE PÁDUA - SP407217

RECORRIDO : LB VALOR CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

RECORRIDO : BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

RECORRIDO : L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES

ADVOGADOS : FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES - DF037479 JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO - DF035303

INTERES. : LGL VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /

INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

ADVOGADOS : JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM - RJ080463 ANA GABRIELA DE LIMA ASSAFIM - RJ091573 JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - BA009777 JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241 LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR - RJ114918

AGRAVADO : SOLANO NEIVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LIMITADA

ADVOGADOS : FABIO LUIZ SANTANA - SP289528 FELIPE BIZINOTO SOARES DE PÁDUA - SP407217

AGRAVADO : LB VALOR CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

AGRAVADO : BRASILIA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

AGRAVADO : L.F. RAMALHO PIRES SERVICOS E SOLUCOES

ADVOGADOS : FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES - DF037479 JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO - DF035303

INTERES. : LGL VALOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A

ADVOGADO : DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 24 de agosto de 2021

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1291563109/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1924274-df-2021-0055424-1/inteiro-teor-1291563116

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