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13 de Agosto de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 2 anos

Detalhes da Jurisprudência

Processo

Publicação

Relator

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Documentos anexos

Decisão MonocráticaSTJ_AGINT-ARESP_1722763_c6d69.pdf
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Decisão Monocrática

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1722763 - GO (2020/XXXXX-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIM LTDA

ADVOGADOS : RODRIGO KOPKE SALINAS - SP146814 LEO WOJDYSLAWSKI - SP206971

AGRAVADO : SMART GYN ACADEMIA LTDA

ADVOGADO : MARIA JAQUELINE MOREIRA DE CARVALHO - GO038070

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO EFETIVADA. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AFERIÇÃO IN RE IPSA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO, MEDIANTE JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Depreende-se dos autos que ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA

BIOSWIM LTDA. ajuizou ação cominatória de abstenção de uso de marca com pedido

de indenização por danos materiais e morais contra SMART GYN ACADEMIA LTDA,

ao argumento de que a ré violou direito exclusivo da autora e praticou concorrência

desleal pela indevida imitação da marca de uso exclusivo "SMART FIT".

O Magistrado de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente com

vistas a proibir a ré de utilizar as expressões "SMART GYM" e "SMART FIT" em seus

produtos.

Interposta apelação pela autora, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

deu parcial provimento ao recurso apenas para modificar a verba honorária fixada na

sentença, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 384):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONJUNTO IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. SEMELHANÇA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PERÍCIA. VERBA HONORÁRIA.

1- O conjunto imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e

sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.

2- Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.

3- Embora não disciplinado na Lei nº 9.279/96, o conjunto imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4- A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica (REsp XXXXX/PR).

5- Se a empresa autora apelante não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito, a existência de conduta competitiva desleal, deve, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 373, I, do CPC).

6- Inexistindo condenação ou proveito econômico imediato, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa e não por apreciação equitativa (art. 85, § 2º e 8º, do CPC - REsp XXXXX/PR).

7- De acordo com a orientação mais moderna do STF e STJ (AREs1142585, 711.027-AgR, 964.330-AgR e 964.347-AgR do STF e EDcl noREsp XXXXX/SP e AgInt no REsp XXXXX/CE do STJ) bem como a inteligência do disposto nos arts. 85, § 11 e 139, I, do CPC, é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais em grau de recurso em quaisquer circunstâncias, já que às partes deve ser concedido tratamento igualitário.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 406-416).

Inconformada, ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA.

interpôs recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo

constitucional, apontando, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1º,

VI, e 1.022, I e II, do CPC/2015; 208, 210, II e III, da Lei n. 9.279/1996.

Alegou, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional por parte do

acórdão recorrido, porque o julgado não analisou a suposta divergência jurisprudencial

quanto à aferição dos prejuízos suportados pela recorrente em face da violação do seu

direito de marca.

No mérito, sustentou, em resumo, que os danos materiais e

extrapatrimoniais, nos casos de uso indevido de marca, são presumidos, sendo

prescindível a comprovação dos prejuízos financeiros e a depreciação da imagem da

empresa recorrente.

O Tribunal de origem não admitiu o processamento do recurso especial, o

que levou a insurgente à interposição de agravo.

Por decisão monocrática, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não

conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial (e-STJ, fls. 563-565).

Daí o presente agravo interno (e-STJ, fls. 568-573), em que ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. assevera o enfrentamento de todos os pontos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Sem impugnação.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, observa-se que houve impugnação devida aos fundamentos do decisum que negou a admissão do recurso especial, ainda que sucintamente, razão pela qual, em juízo de reconsideração, torno sem efeito a deliberação unipessoal anterior (e-STJ, fls. 563-565), ante a inaplicabilidade do disposto no art. 932, III, do CPC/2015, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.

Em relação à apontada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, inclusive acerca dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, razão pela qual afasta-se a violação dos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, I e II, do CPC/2015.

No que diz respeito aos danos materiais e morais suportados pela empresa recorrente em face do uso indevido de marca de sua titularidade, as instâncias ordinárias, a despeito de reconhecerem a irregular utilização de marca de uso exclusivo pela parte recorrida, não acolheram o pleito indenizatório, ao argumento de que haveria necessidade de efetiva comprovação dos prejuízos experimentados.

Essa conclusão, todavia, não está ajustada ao entendimento da jurisprudência do STJ sobre o tema, segundo a qual, "comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico" (AgInt no REsp 1.742.635/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

Efetivamente, a violação do direito marcário é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

Confiram-se os seguintes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAFAÇÃO. PRODUTO FALSIFICADO. IMPORTAÇÃO.

BOLA JABULANI. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo" (AgInt no REsp n. 1.537.883/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 4/9/2019).

2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp XXXXX/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ação ajuizada em 24/1/2018. Recursos especiais interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em 6/5/2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida.

[...]

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

(REsp XXXXX/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência

desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindolhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.

A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp XXXXX/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018)

Assim, estando o entendimento do Tribunal de origem em

dissonância à jurisprudência do STJ sobre o tema, impõe-se a reforma do aresto

recorrido a fim de reconhecer o direito à reparação dos danos materiais e morais

experimentados pela empresa ora recorrente.

Diante do exposto, conheço do agravo, mediante juízo de reconsideração,

para dar provimento ao recurso especial com vistas a condenar a recorrida ao

pagamento de indenização por danos morais e materiais, cuja quantificação deverá ser

apurada em liquidação de sentença.

Tendo em vista o provimento deste recurso especial, condeno a parte

recorrida às despesas processuais e aos honorários advocatícios da parte recorrente,

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2020.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE , Relator

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1385300691/agint-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1722763-go-2020-0160482-5/decisao-monocratica-1385300699

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