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27 de Junho de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 4 meses

Detalhes da Jurisprudência

Processo

AREsp 1265046 RJ 2018/0063277-0

Publicação

DJ 04/03/2022

Relator

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Documentos anexos

Decisão MonocráticaSTJ_ARESP_1265046_5f4ea.pdf
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Decisão Monocrática

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1265046 - RJ (2018/0063277-0)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

AGRAVANTE : EXATHUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADOS : JOAQUIM CERCAL NETO - SC004088 JONAS SCHATZ - SC016150 MARA CRISTINA CORRÊA BEZERRA DA COSTA E OUTRO(S) -SC012806B RONIVON NASCIMENTO BATISTA - SC020266 RODRIGO CORREA BEZERRA DA COSTA - SC039455

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que

inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls.

629/630).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 340):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA.

NULIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE

CONFUSÃO.

1- 0 ordenamento jurídico vigente adota o sistema atributivo, no qual a

propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,

assegurando-se a seu titular uso exclusivo em todo o território nacional (art.

129,caput, da Lei n° 9.279/96). Assim, a exclusividade sobre a utilização da

marca é conferida, em regra, àquele que primeiro efetuar o registro perante a

autarquia marcária.

2- Embora não haja exata identidade, há inegável semelhança em relação

aos elementos nominativos da marca da empresa autora (EXATHUM) e da

parte ré (EXATUS), esta última registrada anteriormente, tanto nos aspectos

gráficos como nos fonéticos, o que, aliado ao fato dos respectivos serviços

serem idênticos, afasta o requisito legal da distintividade e revela nitidamente

que a coexistência das aludidas marcas é capaz de gerar erro, confusão ou

dúvida ao público consumidor e associação indevida de um sinal com o

outro, o que encontra impedimento na norma estabelecida no inciso XIX do

artigo 124 da LPI.

3- Apelo desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 411/419).

No recurso especial (e-STJ fls. 421/543), fundamentado no art. 105, III, "a", e

"c" da CF, a recorrente alegou, além de dissídio jurisprudencial, violação do art. 124, VI,

da Lei n. 9.279/1996, pois (e-STJ fls. 235/236):

(...) por aplicação da teoria da distância, conforme prevê o art. 124, inciso VI da Lei 9.279/96, uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si, assim não se pode exigir que a marca EXATHUM seja substancialmente diferente da marca EXATUS, diante da existência de marcas regularmente registradas de igual característica.

E também porque é provável que uma série de produtos e serviços relativos ao serviço de ensino se utilizem das expressões acima em seu nome, do que resulta diluição ou degeneração, fazendo com o que a proteção das marcas exista, mas seja "fraca", reforçando-se a possibilidade de convivência.

(...)

Denota-se, então, que as marcas em conflito não são idênticas, como fora exaustivamente anotadas na peça inaugural e nas razões recursais, e apesar de assinalarem na mesma categoria de serviço é inquestionável a possibilidade de convivência no mercado, na medida em que não se vislumbra o risco de colocar o consumidor em risco, isto é, este não estaria sujeito, a princípio, em adquirir um serviço, pensando que está comprando outro, ainda mais se considerarmos a distância geográfica das partes envolvidas.

Sustentou inobservância dos arts. 129, 158, 159 e 160 da Lei n. 9.279/1996,

visto que (e-STJ fl. 455):

(...) o v. acórdão rasgou o direito da Recorrente no que tange a propriedade da marca EXATHUM, bem como ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, vez que o depósito desta ocorreu antes da oponente, considerando a inviabilidade inicial do pedido de depósito da Recorrida-Exatus, além de que no prazo estabelecido pelo art. 158 da LPI, esta não apresentou qualquer oposição ao pedido de registro da Recorrente.

E a teor do artigo 129 da Lei 9.279/96, como regra ao sistema de registro de marcas, a prioridade se dá a aquele que primeiro fizer o pedido do depósito da marca VALIDAMENTE EXPEDIDO, e como se verifica de todo o alegado e provado, quem o primeiro fez, foi a Recorrente, já que a empresa Exatus Colégio e Vestibulares S/C Ltda., teve seu o pedido de depósito negado, consoante já aludido alhures.

No agravo (e-STJ fls. 632/764), afirma a presença de todos os requisitos de

admissibilidade do especial.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, o Tribunal de origem não tratou da tese relativa à falta de

exercício do direito de oposição dentro do prazo do art. 159 da Lei n.

9.279/1996, estando ausente o necessário prequestionamento da matéria. Aplicável a

Súmula n. 282/STF.

Quanto ao registro da marca, a Corte local decidiu que (e-STJ fls. 328/330):

Ao analisar os documentos juntados aos autos, observa-se que a empresa autora era titular da marca nominativa "EXATHUN PRÉ -VESTIBULAR"(registro n° 822.705.460), tendo o depósito do respectivo

pedido de registro ocorrido em 15.08.2000 e restando o mesmo deferido pelo INPI em 01.08.2006, para designar "CURSO, EDUCAÇÃO (ENSINO), ENSINO (EDUCAÇÃO)".

No entanto, foi instaurado procedimento administrativo de nulidade a requerimento da empresa ré, EXATUS COLÉGIO E VESTIBULARES S/CLTDA. em 02/05/2007, tendo o INPI dado provimento a tal requerimento em 29/03/2011, declarando nulo o registro, nos termos do art. 168 da LPI, em virtude da violação ao disposto no art. 124, inciso XIX da LPI, considerando-se a anterioridade impeditiva consistente no registro n° 816.832.749, para a marca "EXATUS", cujo pedido de registro foi apresentado em 16/03/1993 e concedido pelo INPI em 23/11/2004.

Deve ser observado que o ordenamento jurídico vigente adota o sistema atributivo, no qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurando-se a seu titular uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, caput, da Lei n° 9.279/96). Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca é conferida, em regra, àquele que primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária.

Além disso, "dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim" (TRF-2a Região, Segunda Turma Especializada, Apelação Cível, Processo 2008.51.01.814357-7, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, Julgamento em 25.09.2012).

Decerto, o art. 124, inciso XIX da Lei n° 9.279/96 veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original, ou seja, não basta que haja semelhança dos sinais para configurar a reprodução indevida.

Com efeito, embora não haja exata identidade, há inegável semelhança em relação aos elementos nominativos da marca empresa autora- EXATHUM - e da parte ré- EXATUS -, tanto nos aspectos gráficos como nos fonéticos, o que, aliado ao fato dos respectivos serviços serem idênticos, afasta o requisito legal da distintividade e revela nitidamente que a coexistência das aludidas marcas é capaz de gerar erro, confusão ou dúvida ao público consumidor e associação indevida de um sinal com o outro, o que encontra impedimento na norma estabelecida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Por outro lado, o próprio INPI, revendo a matéria em tela durante o procedimento administrativo, decidiu assistir razão à parte ré, ora apelada, tendo observado nos presentes autos que, "verificando os serviços (educação) assinalados pelas marcas e a natureza dos signos em conflito, percebe-se não ser possível a convivência destas no mercado, sem que haja a possibilidade de indução do público consumidor a erro" (fl. 239).

Portanto, havendo colidência parcial entre as marcas "EXATUS", concedida anteriormente à parte ré, e "EXATHUM", pretendida pela empresa autora, e comprovada a anterioridade do depósito do registro pela ré, deve ser mantido o cancelamento do registro da marca "EXATHUM", tendo em vista a evidente possibilidade de causar confusão aos consumidores em geral, uma vez que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico (ramo de ensino).

O TJRJ entendeu ser possível a indução do consumidor a erro, bem

como constatou a anterioridade do registro realizado pela empresa ré. Para

desconstituir a premissa estabelecida no acórdão recorrido, seria indispensável a apreciação das provas dos autos, hipótese vedada pela Súmula n. 7/STJ.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 02 de março de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1450132638/agravo-em-recurso-especial-aresp-1265046-rj-2018-0063277-0/decisao-monocratica-1450132645

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