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27 de Junho de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 2 meses

Detalhes da Jurisprudência

Processo

REsp 1695136 RS 2017/0217602-1

Publicação

DJ 18/04/2022

Relator

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Documentos anexos

Decisão MonocráticaSTJ_RESP_1695136_2c172.pdf
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Decisão Monocrática

RECURSO ESPECIAL Nº 1695136 - RS (2017/0217602-1)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : SPORT CLUB INTERNACIONAL

ADVOGADO : ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES E OUTRO(S) - RS081444A

RECORRIDO : CLAUDIR R BOETTCHER

ADVOGADO : CLAUDIA SARTOR E OUTRO(S) - SP136531

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por SPORT CLUB

INTERNACIONAL, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da

Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 193/195):

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA DE CLUBE DE FUTEBOL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE MARCA DE CLUBE PROTEGIDA PELA LEI PELÉ. DANOS IMATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Da norma processual aplicável ao feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada em período compreendido até 17/03/2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel Código de Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo com o posicionamento jurídico uniforme daquela Corte, que tem a competência para regular a forma de aplicação da lei federal.

2. A interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores da atual legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante estabelece o art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código Processo Civil. Do agravo retido - carência de ação afastada

3. A parte ré alegou que a agravada (autora) para poder exercer direitos sobre a marca deve demonstrar que é detentora da mesma, bem como que esta deve ser registrada junto ao INPI, com base no art. 122 da Lei nº 9.279, ainda, deveria ter notificado premonitoriamente para que se legitime a propositura da ação, o que não corresponde à realidade para o caso dos autos.

4. A esse respeito é expressamente dispensado pelo artigo o art. 87 da Lei n.º 9.615/98 o registro da marca em casos como o discutido no presente feito, clube de futebol, não há que se falar em carência de ação por ausência de comprovação do registro no INPI.

5. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício de seu direito, muito menos de comunicar previamente esta intenção, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional, restando observada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 59, inciso XXXV, da Constituição Federal. Mérito do recurso em exame

6. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. Da indenização pretendida a título de dano moral

7. A reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

8. As provas produzidas não induzem ao convencimento da tese autoral. Assim, a parte autora não comprova os danos suportados em sua peça vestibular, ônus seu, conforme disposto no artigo 333, inciso I do Codex Processual Civil (art. 373 do Novel CPC).

9. Diante do exposto, por inexistente a demonstração da presença dos pressupostos legais a fim de configurar o dever de indenizar pelos danos imateriais apontados na vestibular, a medida a ser imposta é a manutenção da sentença neste ponto. Vencido o Relator. Dos honorários recursais

10. Nos termos do disposto no artigo 85, §11, do novel Código de Processo Civil, o Colegiado da Corte de Justiça arbitrará honorários advocatícios pelo trabalho adicional prestado pelo causídico neste grau de jurisdição, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 39 - para a fase de conhecimento.

11. Portanto, deveria a parte vencida arcar com honorários recursais da parte vencedora, em atenção à norma processual supracitada, que seriam acrescidos à sucumbência fixada na sentença em primeiro grau a título de verba sucumbencial. 12. No entanto, em razão da aplicação dos enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência do novel Código de Processo Civil ao caso em análise, descabe a utilização das normas precitadas que tratam do ônus da sucumbência neste diploma legal. À unanimidade, negado provimento ao agravo retido. Por maioria, dado parcial provimento ao apelo, vencido o Relator que negava provimento ao recurso.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta a violação dos

arts. 186 e 927 do Código Civil, sustentando os danos morais causados pelo

recorrido são inegáveis e que tem o direito de receber a indenização em seu aspecto

material e moral.

Afirma que foram comprovados os danos morais, uma vez que (i)

o recorrido foi flagrado cometendo atos de contrafação; (ii) os produtos contrafeitos

possuíam a marca registrada da recorrente e estavam sendo comercializados como se

originais fossem; (iii) o recorrido apresentava ao mercado consumidor produtos cujo

padrão de acabamento e durabilidade são muito inferiores aos dos produtos originais;

(iv) os produtos contrafeitos depreciam o valor dos produtos originais; e (v) a diferença

de valores caracteriza a prática de concorrência desleal.

Contrarrazões não apresentadas.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A controvérsia se refere à existência de dano moral à pessoa jurídica em

razão da comprovação da prática de contrafação e comercialização indevida de

produtos com a sua marca.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso indevido

da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa).

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Tratase de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BOLAS. MARCA ADIDAS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É cabível a reparação pelos danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem se originar de ofensas à imagem, à identidade ou à credibilidade. Precedente.

3. A configuração de abalo moral independe da exposição dos produtos contrafeitos no mercado consumidor. Precedentes.

4. A importação de produtos falsificados, ainda que não exibidos no mercado consumidor, gera dano moral presumido (in re ipsa). Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.652.576/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 8/11/2018)

No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem afastou a indenização

fixada na sentença consignando que, na hipótese dos autos, não incidia o dano moral

in re ipsa, razão pela qual era ônus da parte demonstrar a efetiva ocorrência do

prejuízo extrapatrimonial em virtude da contrafação dos produtos, na forma do art. 333,

I, do CPC/1973, do qual não se desincumbiu (e-STJ, fl. 209).

Com isso, forçoso reconhecer que o acórdão recorrido está em dissonância

com a jurisprudência firmada no STJ e, portanto, a necessidade de restabelecimento da

sentença que fixou os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que

a recorrente não se opôs contra o valor nela fixado, in verbis:

Ponderados esses aspectos, considerando o número de produtos apreendidos, suas características e baixo valor, tenho que afixação em R$ 3.000,00 resolve com equidade o conflito. Poderá aplacar os transtornos causados ao autor sem chegar ao ponto de ser excessiva. Atende, também, à sua necessária função punitiva. Ademais, o demandante deve fiscalizar o uso de sua marca a fim de evitar a fabricação e comercialização por pessoas não autorizadas [...] (e-STJ, fl. 167).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial restabelecendo a

sentença proferida na primeira instância no que se refere aos danos morais e aos ônus

sucumbenciais.

Intimem-se.

Brasília, 11 de abril de 2022.

MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora

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