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2 de Julho de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1631844 RJ 2019/0360741-5

Superior Tribunal de Justiça
há 2 meses

Detalhes da Jurisprudência

Processo

AREsp 1631844 RJ 2019/0360741-5

Publicação

DJ 11/05/2022

Relator

Ministro MOURA RIBEIRO

Documentos anexos

Decisão MonocráticaSTJ_ARESP_1631844_e59f7.pdf
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Decisão

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1631844 - RJ (2019/0360741-5) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUPERMERCADO SERRANO LTDA (SUPERMERCADO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA -COLIDÊNCIA ENTRE SINAL MARCÁRIO E NOME EMPRESARIAL - PEDIDO DE ABSTENÇAÕ DE USO FORMULADO EM RECONVENÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRESCRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I - Comprovado nos autos que ambas as empresas vêm utilizando a expressão "SUPERMERCADO SERRANO" como nome empresarial e título de estabelecimento comercial há mais de 6 (seis) meses antes da data do depósito da marca anulanda mais antiga, razão pela qual devem ser mantidos os registros das marcas de titularidade da empresa ré, ora apelada, que foi quem primeiro depositou o pedido junto ao INPI; II - O autor reconvindo deixou passar in albis o extenso prazo de tramitação dos processos administrativos que culminaram na concessão dos registros marcários questionados ao réu reconvinte, de forma que não há como se aplicar ao caso, agora, o direito de precedência de que trata o art. 129, § 1º, da LPI; III - Há manifesta conexidade entre a reconvenção e a ação principal (art. 315 do CPC/73 - art. 343 do CPC/15), já que a expressão "SERRANO", em disputa, é utilizada tanto como marca, quanto nome empresarial por ambos os litigantes, não havendo, assim, que se falar em incompetência da Justiça Federal para o julgamento da reconvenção; IV - Tratando-se de obrigação de não fazer, a continuidade do uso indevido de marca registrada impede a fluência do prazo prescricional. E, mesmo se assim não fosse, o referido prazo deve ser contado da data da concessão do registro pelo INPI, momento a partir do qual a ação de abstenção de uso poderia ser proposta, e não a partir do registro do nome da empresa na Junta Comercial, como alegado pelo apelante. Precedentes; V - Apelação desprovida (e-STJ, fl. 482). Os primeiros embargos de declaração opostos pelo SUPERMERCADO foram parcialmente acolhidos (e-STJ, fls. 515/520), enquanto os segundos foram julgados prejudicados (e-STJ, fls. 670/675). Irresignado, o SUPERMERCADO interpôs recurso especial com base no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, apontando além de dissídio jurisprudencial a violação aos arts. 128, parágrafo único, e 1.022, I e II, do NCPC; e 102, 109, 460 e 535, I e II, do CPC/73; 177, 178 § 10, IX, e 1.166 do CC/02; e 124, V, e XXIII, e 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, ao sustentar (1) a existência de obscuridades, contradições e omissões quanto aos seguintes temas: (1.a) o registro do elemento distintivo do nome empresarial e título de estabelecimento como marca só poderia ser efetivado em nome do legítimo titular ou de terceiros devidamente autorizados, e esses direitos podem ser opostos contra depósitos de marcas de terceiros quando constituídos anteriormente (Resolução 51/97/INPI, vigente a época dos fatos e suscitada na petição inicial; (1.b) a referência jurisprudencial realizada, denominando-a de consolidada, para determinar que o direito de precedência deveria ser exercido na seara administrativa, até a fase oposicional, com reversão de posicionamento para se admitir o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º da Lei da Propriedade Industrial); (1.c) a condenação de abstenção de ato fixada no acórdão em confirmação da sentença, na medida em que essa impõe alteração de seu nome empresarial, comprovadamente anterior (1973), a partir de registros de marcas posteriores (2004), em detrimento do principio da anterioridade, bem como encontrar-se fora do pedido formulado pela Recorrida, no item b de sua reconvenção; e (1.d) a fixação de prazo para cumprimento da obrigação de não fazer estabelecida; (2) vedação do registro como marca do nome de empresa de terceiro, em especial do elemento distintivo que o compõe, sem a devida e prévia autorização; (3) incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o pedido de abstenção de uso de marca formulado em sede de reconvenção; (4) prescrição do pedido reconvencional formulado; e (5) possui direito de uso do seu nome empresarial e título de estabelecimento (e-STJ, fls. 678/728). O recurso não foi admitido pelo TRF2 (e-STJ, fls. 910/915). Nas razões do presente agravo, o SUPERMERCADO alegou que não incidem os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 957/962). É o relatório. Decido. O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar para o retorno dos autos ao TRF2 a fim de que sejam analisadas as questões trazidas nos embargos de declaração. (1) Da negativa de prestação jurisdicional O TRF2, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em obscuridades, contradições e omissões quanto aos seguintes temas: (1.a) o registro do elemento distintivo do nome empresarial e título de estabelecimento como marca só poderia ser efetivado em nome do legítimo titular ou de terceiros devidamente autorizados, e esses direitos podem ser opostos contra depósitos de marcas de terceiros quando constituídos anteriormente (Resolução 51/97/INPI, vigente a época dos fatos e suscitada na petição inicial; (1.b) a referência jurisprudencial realizada, denominando-a de consolidada, para determinar que o direito de precedência deveria ser exercido na seara administrativa, até a fase oposicional, com reversão de posicionamento para se admitir o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º da Lei da Propriedade Industrial); (1.c) a condenação de abstenção de ato fixada no acórdão em confirmação da sentença, na medida em que essa impõe alteração de seu nome empresarial, comprovadamente anterior (1973), a partir de registros de marcas posteriores (2004), em detrimento do principio da anterioridade, bem como encontrar-se fora do pedido formulado pela Recorrida, no item b de sua reconvenção; e (1.d) a fixação de prazo para cumprimento da obrigação de não fazer estabelecida. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo acórdão objurgado. Assim, recusando-se o TRF2 a se manifestar sobre a questão federal terminou por negar prestação jurisdicional ao Recorrente. A propósito: RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE PONTO RELEVANTE PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO ART. 535 CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REGULARIDADE. 1. Muito embora o acórdão recorrido tenha afastado uma a uma as preliminares arguidas pela recorrente, silenciou quanto a ponto fundamental ao desate da controvérsia no mérito, qual seja, a ocorrência de mora do devedor, apesar de instado a fazê-lo em sede de embargos de declaração, o que caracteriza violação ao art. 535, II, do CPC. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1187807/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 28/6/2012). É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício. Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo do SUPERMERCADO e DOU PROVIMENTO seu recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TRF2 para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito. Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2022. Ministro MOURA RIBEIRO Relator
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