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26 de Junho de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 9 anos

Detalhes da Jurisprudência

Processo

REsp 1292958 RS 2011/0025899-8

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Publicação

DJe 12/09/2013

Julgamento

3 de Setembro de 2013

Relator

Ministra NANCY ANDRIGHI
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Relatório e Voto

 
RECORRENTE : PECCIN S⁄A
ADVOGADO : ELSO ELOI MODANESE E OUTRO(S)
RECORRIDO : WALLERIUS S⁄A DOCES E ALIMENTOS
ADVOGADOS : JOSÉ MANOEL BALDASSARI VELOSO
  EDEMAR PEREIRA CAPELLA
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
 
RELATÓRIO
 
Cuida-se de recurso especial interposto por PECCIN S⁄A, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Ação: de abstenção de uso de embalagem, proposta pela recorrente, em face de WALLERIUS S⁄A DOCES E ALIMENTOS, em virtude da utilização de embalagens que induziriam o consumidor em erro, acarretando concorrência desleal em relação à marca da recorrente.
Sentença: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, ao fundamento de que a recorrente não seria interessada, uma vez que a marca somente é adquirida pelo registro no INPI.
Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 229):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE EMBALAGENS DE BALAS, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE REGISTRO DAS MARCAS JUNTO AO INPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Inexistindo registro da marca em nome da autora, não há falar em exclusividade do seu uso, consoante dispõe o artigo 129, da Lei n. 9279⁄1996, mostrando-se adequada a sentença que extinguiu o feito em virtude da ausência de interesse processual.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
 
Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.
Recurso especial: alega violação dos arts. 535, II, do CPC e 130, III, da Lei nº 9.279⁄96, bem como dissídio jurisprudencial.
 
Sustenta que, apesar de ainda não deferido o registro, a Lei de Propriedade Intelectual – LPI garante proteção à marca desde o depósito do requerimento, portanto é processualmente interessado. Assevera que esse tem sido o entendimento de outros Tribunais.
É o relatório.
 
 
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PECCIN S⁄A
ADVOGADO : ELSO ELOI MODANESE E OUTRO(S)
RECORRIDO : WALLERIUS S⁄A DOCES E ALIMENTOS
ADVOGADOS : JOSÉ MANOEL BALDASSARI VELOSO
  EDEMAR PEREIRA CAPELLA
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
 
VOTO
 
Cinge-se a controvérsia a analisar, a par da negativa de prestação jurisdicional, se a proteção conferida desde o depósito nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.279⁄96, garante à recorrente o interesse em obstar a utilização de embalagem semelhante por outra empresa fornecedora de bens da mesma espécie.
 
1. Da ofensa ao art. 535, II, do CPC.
A recorrente aduz violação do art. 535, II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos de declaração, não teria suprido a omissão relativa ao direito do depositante de zelar pela integridade e reputação material da marca.
Ocorre que, ao entender aplicável à espécie o art. 129 da Lei 9.279⁄96, que confere ao titular do registro o direito de uso exclusivo da marca, o Tribunal de origem, ainda que implicitamente, afastou a aplicabilidade do art. 130, III, da mesma lei, invocado pela recorrente.
Desse modo, não configura afronta ao art. 535 do CPC, uma vez que o TJ⁄RS pronunciou-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, consignado os fundamentos utilizados para embasar sua conclusão.
Ademais, o Tribunal de origem não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim de acordo com seu livre convencimento, consoante o disposto no art. 131 do CPC.
2. Dos direitos conferidos ao depositante da marca (art. 129, III, da Lei 9.279⁄96)
A marca é bem eminentemente patrimonial, titularizado por aquele que conste do correspondente registro de propriedade industrial, tanto que passível de comercialização. Nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279⁄96, invocado pelo acórdão recorrido, o direito de uso exclusivo da marca é condicionado ao seu efetivo registro no INPI, o qual confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca.
Contudo, não se pode daí concluir que a pendência de registro impede sua proteção. Isso porque, a par de bem eminentemente patrimonial, a marca é também o instituto utilizado para identificar e distinguir produtos e serviços afins, “de origem diversa”, nos termos do art. 123, I, da LPI. Assim, apesar de conter caráter essencialmente patrimonial, representa importante instrumento de identificação da origem do bem que designa, identificando, perante os mercados consumidor e distribuidor, o titular e fabricante do produto comercializado.
Com essas considerações, é possível a visualização de hipóteses em que a violação da marca trará consequências meramente econômicas, como o não pagamento de royaties; e outras hipóteses em que haverá também o dano moral decorrente da projeção de uma imagem negativa no mercado. Desse modo, a ausência de proteção à marca, antes do deferimento do registro, como na hipótese dos autos pode resultar em prejuízo de tal monta, que o posterior registro não terá qualquer serventia por proteger marca já deteriorada pela exploração indevida por terceiros.
Nessa ordem de ideias, doutrina e jurisprudência admitem a adoção de medidas judiciais de proteção à marca ou reparação pelo seu uso indevido por aquele que, independentemente de ser o titular do registro, se sinta prejudicado. O fundamento invocado para tanto são os dispositivos que vedam a concorrência desleal (nesse sentido, REsp 466.360⁄SP, de minha relatoria, DJe 20.10.2003). Ademais, os arts. 207 e 209 da Lei 9.279⁄96 não fazem qualquer especificação acerca da legitimidade para a propositura de ações que visem à tutela da concorrência, referindo-se apenas ao “prejudicado”.
 
É nesse contexto que se deve analisar e interpretar os direitos insertos no art. 130 da Lei de Propriedade Industrial – LPI. Nota-se que, conquanto o legislador tenha condicionado a utilização exclusiva ao titular do registro da marca, garante-se ao depositante os direitos de cessão, licença e zelo da integridade material e da reputação da marca. Isso porque esses direitos garantem na prática a própria utilidade futura do registro, uma vez que a utilização indevida por terceiros, considerado o longo, demorado e dispendioso processo de registro, poderia resultar no aniquilamento prematuro da marca, antes mesmo de seu reconhecimento.
Atento a essa necessidade de proteção como garantia da futura viabilidade da marca, o STJ tem jurisprudência no sentido de que “vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso” (REsp 964.780⁄SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe de 24.09.2007). Essa conclusão decorre da própria lei, que a despeito de proteger o depósito, nos termos do art. 130, assegura o direito de precedência a quem demonstre a prévia utilização de marca idêntica ou semelhante, conforme art. 129, § 1º, da LPI.
Na hipótese dos autos, sustenta-se como causa de pedir a exploração de produtos semelhantes sob embalagens e marcas assemelhadas, o que, segundo sustenta a recorrente, caracteriza concorrência desleal em relação à marca cujo depósito encontra-se pendente de apreciação pelo INPI.
Dessarte, diante das considerações traçadas e sistema marcário adotado no Brasil, há que se reconhecer a legitimidade da recorrente para propor a presente ação, garantindo-lhe o desenvolvimento regular do processo a fim de se apurar a utilização indevida de marca, bem como a alegada violação do sistema de concorrência, resultando prejuízo ou confusão no consumidor.
 
 
 
 
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja analisado o mérito da ação.

Documento: 30931161RELATÓRIO E VOTO
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24165170/recurso-especial-resp-1292958-rs-2011-0025899-8-stj/relatorio-e-voto-24165172

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