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21 de Julho de 2018
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    Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AREsp 103961 RJ 2011/0237527-5

    Superior Tribunal de Justiça
    há 9 meses
    Processo
    AREsp 103961 RJ 2011/0237527-5
    Publicação
    DJ 17/10/2017
    Relator
    Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

    Decisão

    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 103.961 - RJ (2011/0237527-5) RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) AGRAVANTE : HARÃO DUEK E OUTROS ADVOGADO : RENATA DO AMARAL GONÇALVES E OUTRO (S) - DF025411 AGRAVADO : KALUF HARÃO DUEK E OUTROS ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO (S) - RJ085888 AGRAVADO : THE POLO/LAUREN COMPANY L.P E OUTRO ADVOGADOS : FLÁVIA SOEIRO DO NASCIMENTO E OUTRO (S) - RJ092722 HALISSON ADRIANO COSTA E OUTRO (S) - DF026638 DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Harão Duek e outros, inconformados com a decisão que inadmitiu o recurso especial adesivo contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e assim ementado: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO. CESSÃO NÃO AUTORIZADA DE LOJA EXCLUSIVA POR LICENCIADA DAS MARCAS POLO e RALPH LAUREN. Agravos Retidos. Rejeição de preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, cerceamento de defesa e nulidade do processo, pelo afastamento de Denunciação da Lide. A pretensão formulada na inicial no sentido de impedir o uso indevido das marcas de titularidade das Autoras pelos Réus, através da exposição e venda de produtos assinalados pelas marcas nas lojas dos Demandados, constitui circunstância suficiente para justificar a permanência dos Apelantes no pólo passivo da demanda, de acordo com a teoria da asserção. A questão de ser ou não indevido tal uso é matéria atinente ao mérito que poderá acarretar a improcedência do pedido, mas não a extinção do processo por ilegitimidade passiva "ad causam". Tratando-se de demanda necessária e útil para obter a cessação de eventual violação ao direito marcário da parte autora, bem como a reparação daí resultante, está presente o interesse de agir. Decisão determinando o desentranhamento e juntada por linha de petição apresentada pelos Réus, sob o fundamento de que estes, instados a se manifestarem sobre o laudo pericial, aproveitaram a oportunidade para apresentar, extemporaneamente, nova contestação, proferida, pelo magistrado no exercício dos poderes de direção do processo conferidos nos artigos 125 a 130 do CPC, não havendo que falar em cerceamento de defesa porque a decisão agravada concedeu aos signatários da petição novo prazo para se manifestarem, exclusivamente, sobre o laudo pericial. Denunciação da Lide. A ausência de regular citação da Denunciada, no prazo previsto no art. 72, § 2º, do CPC, por culpa das Denunciantes, que negligenciaram na localização e apuração da situação de falida da empresa Denunciada, apesar de constar na Inicial a sua situação de concordatária, torna insubsistente a Denunciação, determinando a extinção do incidente processual. A nulidade da citação postal, realizada quando já falida a Denunciada, não determina na hipótese a anulação do processo, mas a insubsistência da Denunciação, mesmo porque, tratando-se de denunciação facultativa, visto que sua ausência não obsta o pedido de regresso por ação autônoma, já estando a lide principal sentenciada, retornar ao da Denunciada, no prazo previsto no art. 72, § 2º, do CPC, por culpa das Denunciantes, que negligenciaram na localização e apuração da situação de falida da empresa Denunciada, apesar de constar na Inicial a sua situação de concordatária, torna insubsistente a Denunciação, determinando a extinção do incidente processual. A nulidade da citação postal, realizada quando já falida a Denunciada, não determina na hipótese a anulação do processo, mas a insubsistência da Denunciação, mesmo porque, tratando-se de denunciação facultativa, visto que sua ausência não obsta o pedido de regresso por ação autônoma, já estando a lide principal sentenciada, retornar estado anterior para permitir a integração da falida, no pólo passivo, seria atentar contra os princípios da celeridade e economia processual. Correção de erro material da sentença. Quanto ao mérito, há que se distinguir entre a revenda dos produtos assinalados por marcas da titularidade das Autoras nas lojas multimarcas das Rés, através de corners, da cessão desautorizada de lojas exclusivas por Licenciada da titular da marca. Para a revenda em lojas não exclusivas, através de corners das marcas das Autoras, a boa-fé dos Réus se evidencia, tanto pela aplicação da Teoria da Aparência, já que adquiriram as mercadorias de forma regular da Licenciada autorizada, quanto das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, inclusive por não ter a parte Autora comprovado o registro dos contratos de licença junto ao INPI, para conhecimento por terceiros das restrições impostas aos licenciados, na forma disposta no artigo 140 da Lei 9279/96. Há que se reconhecer, portanto, legitima a venda das mercadorias realizadas nos corners nas lojas multimarcas de propriedade dos Réus e que, em via de conseqüência, inexiste qualquer prática ilícita e violadora dos direitos marcários das Autoras quanto à venda dos produtos nos referidos locais, tratandose de mercadoria legitima, adquirida regularmente do fornecedor autorizado, inclusive havendo o pagamento de royalties de forma embutida no ao preço do produto, conforme comprovam as notas fiscais acostadas aos autos. Por via de consequência, deve a pretensão autoral ser julgada improcedente em relação às Terceira, Quarta e Quinta Rés, cujas atividades se limitavam às lojas multimarcas. Todavia, em relação à cessão desautorizada das lojas exclusivas feita pela Licenciada ao Primeiro Réu, constando no contrato de Licença a necessidade de autorização das Autoras Licenciantes, titulares das marcas, não podem ser aplicados aos Réus as mesmas premissas norteadoras da boa-fé, implicando em uso indevido da marca a exploração não autorizada dos estabelecimentos exclusivos, diante da expressa vedação contratual, assumindo o Cessionário dos direitos dos referidos contratos o risco do negócio ao exercer a atividade nas lojas exclusivas. Limitação da responsabilidade do Segundo Réu a apenas uma das lojas, eis que, embora não tenha figurado no contrato de cessão, contratou a locação da loja. Indenização por danos materiais consistente no pagamento da remuneração que o titular da marca teria recebido se a violação não tivesse ocorrido, nos termos do art. 210, inciso III da Lei 9279/96, sendo devido, a titulo de royalties, o percentual de 5,5% (cinco e meio) por cento sobre o preço líquido dos produtos que guarneciam os referidos estabelecimentos, conforme pleiteado pelas Autoras. O fato dos royalties já estarem embutidos no preço dos produtos, pago pelos Réus à Licenciada das Autoras, não afasta o direito destas de recebê-los, como se o negócio fosse feito na forma prevista no contrato, já que, ao iniciarem as vendas sem autorização, assumiram o risco de responder pela violação da marca, caso aquela fosse negada, de forma que, se realizaram algum pagamento, pagaram mal, assumindo o ônus de pagar duas vezes. Impossível a aplicação à hipótese, por analogia, da norma disposta no artigo 103, § único, da Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais), que dispõe que, não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares além dos apreendidos, por se tratar de dispositivo que diz respeito à edição de obra literária, artística ou científica sem autorização do autor, hipótese que contempla determinado número de exemplares idênticos e com o mesmo preço, sendo três mil o número de exemplares considerados como edição padrão, enquanto na hipótese dos autos tratam-se de produtos diversos individualizados e com preços diferentes. Tratando-se de peças originais, possui a parte autora meio de precisá-los, em liquidação de sentença. No que tange à destinação das mercadorias apreendidas por força da decisão que deferiu a Antecipação dos Efeitos da Tutela, não se justifica a revogação desta última para permitir a devolução das mercadorias apreendidas nas lojas exclusivas, eis que, por serem produto da cessão desautorizada de estabelecimentos, a sua comercialização é ilícita, motivo pelo qual não há razão em admitir a sua posse pelo Primeiro e Segundo Réus. Assim, as mercadorias apreendidas nas lojas de Ipanema e do BarraShopping deverão permanecer na posse das Autoras. Não se vislumbra a existência de danos morais sofridos pelas Autoras, por não ter havido violação externa do crédito ou abalo ao nome e às marcas das mesmas em decorrência da cessão não autorizada das lojas exclusivas, não havendo, da mesma forma, instalação de novo estabelecimento ou alteração dos padrões já existentes. Os Réus se limitaram a dar continuidade às atividades de estabelecimentos já existentes, devidamente instaladas por Licenciado autorizado, dentro dos padrões exigidos pela parte Autora, sendo os produtos comercializados legítimos, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer abalo ao bom nome, à reputação ou à imagem das marcas da Autora decorrentes da cessão desautorizada dos estabelecimentos. Cabimento do pleito reconvencional, diante da conexão existente entre o fundamento de defesa apresentado na Contestação, concernente à inexistência de conduta ilícita dos Réus que desse ensejo à violação da marca dos Autores e os danos materiais e morais gerados aos Demandados em decorrência da alegada temeridade da apreensão, objeto da reconvenção, na forma prevista no artigo 315 do CPC. No que tange à indenização pelos danos resultantes da apreensão das mercadorias, por força da decisão que deferiu a antecipação de tutela, há que se distinguir os efeitos da apreensão realizada nos corners¸ da realizada nas lojas exclusivas: a) quanto às primeiras, em razão da revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar a busca e apreensão das mercadorias encontradas nos corners, impõe-se a aplicação do artigo art. 475-O, II por força da expressa determinação do artigo 273, § 3o, todos do CPC, devendo a indenização por danos materiais se dar de forma plena mediante liquidação por arbitramento nos próprios autos, posto que legitimamente adquiridas e comercializadas pelos Terceiro, Quarto e Quinto Réus. Entretanto, embora tal indenização independa de reconvenção, nada impede que seja também pleiteada por tal via, o que assegura aos Reconvintes o exercício da faculdade de precisar desde logo os ressarcimentos que reputam cabíveis, o que lhes confere interesse processual para o pedido de indenização pelos danos materiais na via reconvencional. Entendimento da douta maioria, nos termos da Declaração de Voto a ser feita pelo Revisor, no sentido do cabimento de indenização por danos morais formulado em Reconvenção pelas Terceira, Quarta e Quinta Rés, arbitrando o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um deles. Nessa parte restou vencido o Relator que entendia não ter ficado provada ofensa à honra objetiva das pessoas jurídicas, Terceira, Quarta e Quinta Rés, de forma a justificar a indenização por danos morais formulado pelos Réus Reconvintes, que não podem ser presumidos in re ipsa, inclusive porque a apreensão se limitou aos produtos das Autoras encontrados nos corners das lojas dos Réus acima mencionados, loja essas que permaneceram em funcionamento, não tendo sido produzida nenhuma prova de que as empresas tenham sofrido qualquer abalo em sua reputação. b) Quanto à lojas exclusivas (BarraShopping e Ipanema), descabe em princípio indenização tanto por danos morais como materiais, em decorrência da execução da Tutela Antecipada, diante da ilicitude da conduta dos dois Primeiros Réu reconhecida na sentença e confirmada nesta parte pelo presente aresto. Entretanto, no que tange às mercadorias apreendidas nas referidas lojas, uma vez tornada definitiva a posse dos produtos nas mãos das Autoras, a perda pelos Primeiro e Segundo Réus das mercadorias legitimamente adquiridas pela licenciada, geraria enriquecimento ilícito da Autora. Isto porque as mercadorias cedidas já pertenciam à licenciada antes da rescisão do contrato de licença, não obstante dependesse de autorização para comercialização por terceiros, de forma que restituí-las à parte Autora sem qualquer contraprestação geraria inequivocamente enriquecimento sem causa. Diante da não aplicação da norma disposta no artigo 202, inciso II, da LPI, por se tratar de mercadoria original e da omissão na legislação, impõe-se a integração da lacuna com a aplicação analógica dos efeitos previstos nos próprios contratos de licença elaborados pela licenciante para a solução da questão. Nesse sentido, afastando-se o sentido potestativo da cláusula reguladora dos efeitos da rescisão da licença e de acordo com a boa-fé objetiva, tem-se como contrapartida à entrega das mercadorias, o dever da Licenciante de ressarcir o Primeiro e Segundo Réus por percentual do preço de atacado das mercadorias apreendidas, variável de 50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem por cento), na forma constante da cláusula 10.2, dos contratos de licença a ser apurado em liquidação de sentença. Sucumbência recíproca nas Reconvenções. Conhecimento dos Recursos desprovendo-se os Agravos Retidos e dando-se provimento parcial às Apelações. Voto Vencido. Às fls. 3701-3703, a agravada pleiteou que fosse julgado prejudicado o presente agravo em recurso especial diante do trânsito em julgado da sentença que julgou extinto o processo em razão da homologação de acordo extrajudicial manifestado pelas partes. É o relatório. Com efeito, considerando-se que o recurso adesivo é subordinado à admissibilidade do recurso especial, havendo a desistência deste, fica prejudicada a apreciação daquele. Aliás, essa é a dicção do próprio artigo 500, III, do CPC/1973: "não será conhecido o recurso adesivo, se houver desistência do recurso principal, ou se ele for declarado inadmissível ou deserto." De todo modo, é de sabença que o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Nesse contexto, cumpre observar que a agravada trouxe aos autos a cópia da sentença que, em 27/3/2013, após a interposição do recurso especial da então agravante, homologou o acordo extrajudicial celebrado com esta. Nota-se, ainda, que os autos se encontram arquivados definitivamente na primeira instância desde 24/9/2013, o que conduz à indubitável conclusão da superveniente ausência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o agravo em recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 13 de outubro de 2017. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) Relator