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24 de Janeiro de 2022
2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 3 anos
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Publicação
DJe 15/03/2019
Julgamento
19 de Fevereiro de 2019
Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Documentos anexos
Inteiro TeorSTJ_RESP_1762236_ae432.pdf
Certidão de JulgamentoSTJ_RESP_1762236_752bf.pdf
Relatório e VotoSTJ_RESP_1762236_7cdb7.pdf
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Relatório e Voto

Superior Tribunal de Justiça
Revista Eletrônica de Jurisprudência
  Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2001 RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018⁄0105386-9)   RELATÓRIO

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Hortus Comércio de Alimentos Ltda. e outras fundamentado no art. 105, III, a,  da Constituição Federal.

Depreende-se dos autos que as recorrentes ajuizaram ação ordinária, na qual sustentam que a recorrida estaria utilizando sinal distintivo associado a seu empreendimento, pleiteando a cessação do usa da marca, de elementos do seu conjunto imagem e do nome de domínio, além do ressarcimento de danos materiais e morais.

Em sentença, a demanda foi julgada improcedente, sobrevindo apelação, cujo acórdão, prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, encontra-se assim ementado (e-STJ, fl. 528):

MARCA - CONCORRÊNCIA - DESVIO DE CLIENTELA - TRADE DRESS do empreendimento e do modus operandi de venda. Alegação de usurpação de clientela pela imitação da marca amplamente conhecida do 'EMPÓRIO SANTA MARIA', localizado em São Paulo. Pequena loja que se encontra no interior paulista (Americana), com título de estabelecimento 'Casa Santa Maria'. Inexistência de possibilidade de desvio de clientes e não demonstração de prejuízos à marca consagrada ou cópia do conjunto imagem ou forma de disposição de produtos colocados à venda. A titularidade da marca, embora existente e capaz de fazer emergir o direito de proteção em face da usurpação, deve ser analisada diante do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Não provimento.  

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 550-555).

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 558-576), as insurgentes alegaram que o acórdão impugnado violou os arts. 942 do CPC⁄2015; e 124 e 129 da Lei 9.279⁄1996.

Sustentaram, em suma: (i) nulidade do acórdão estadual, ante a não observância da regra disposta no artigo 942 do CPC⁄2015, pois a decisão Colegiada não foi unânime e não houve o julgamento estendido ali disposto, com a presença de novos julgadores e a possibilidade de sustentação oral, para possibilitar-lhes a reversão da decisão, o que não ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que o término do julgamento deu-se quando o CPC⁄2015 já se encontrava vigente; e (ii) fazerem jus à utilização exclusiva da marca Empório Santa Maria, em todo o território nacional, motivo pelo qual necessária a determinação de abstenção de uso da marca pela recorrida, bem como do pagamento da indenização por danos materiais e morais decorrente do ilícito praticado, consistente na concorrência desleal por desvio de clientela e confusão entre os consumidores acerca dos produtos adquiridos.

Em contrarrazões apresentadas, a recorrida insiste que o termo "Santa Maria" não é de uso exclusivo da recorrente, por se tratar de termo comum e irregistrável.

Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade, as recorrentes interpuseram agravo (art. 1.042 do CPC⁄2015), do qual se conheceu para não conhecer do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7⁄STJ para revisão das conclusões estaduais. Interposto agravo interno, a Terceira Turma determinou a reautuação do AREsp n. 1.288.890⁄SP para julgamento do presente recurso especial.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.236 - SP (2018⁄0105386-9)   VOTO

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar: i) qual o diploma adjetivo regulador do julgamento colegiado que se iniciou sob a vigência do CPC⁄1973, porém se concluiu sob a vigência do CPC⁄2015; ii) sucessivamente, entendendo-se pela aplicação do CPC⁄2015, se era cabível a aplicação da sistemática do julgamento ampliado na hipótese em que a sentença é mantida por acórdão não unânime; e iii) se há violação do direito exclusivo de exploração da marca validamente registrada "Empório Santa Maria" a utilização, como título de estabelecimento, do termo "Casa Santa Maria".

1. Alegação de violação do art. 942 do CPC⁄2015

Para compreensão do caso concreto, destaque-se que a sessão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi julgado o recurso de apelação, teve início em 16 de março de 2016 e foi suspensa por pedido de vista do Terceiro Desembargador que compunha aquele colegiado, após proferidos os votos do Relator e do Revisor, ambos no sentido de negar provimento à apelação. Na sequência, o referido recurso retornou ao colegiado para conclusão do julgamento, com maioria já formada, em 6 de abril de 2016, quando foi aberta a divergência e concluído o julgamento pelo desprovimento da apelação, portanto, já sob a vigência do atual Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, confirmou a validade e regularidade do acórdão embargado sob o fundamento de que não seria cabível a ampliação do colegiado, porque o CPC⁄15 não regeria a sessão iniciada antes de sua vigência. Na oportunidade, assim se manifestou o voto condutor do julgamento dos aclaratórios (e-STJ, fls. 553-554):

Não se discute direito intertemporal, até porque a interessada (no caso a recorrente) não apresentou, na sessão em que foi colhido o voto divergente e proclamado o resultado, qualquer pedido, protesto ou intervenção que justificasse a incidência do novo CPC, o que permite dizer que há total preclusão da matéria (art. 473, do CPC⁄1973 e 507, do novo CPC). É importante não esquecer dos direitos da outra parte quando é solucionado um incidente dessa natureza, porque o processo democrático reclama tratamento isonômico. O vencedor não se preocupou com a novidade porque o julgamento teve início na edição do CPC revogado e, naquele instante, não havia prenúncio de julgamento estendido. Ora e como foram anunciados os dois votos de ratificação da sentença, tranquilizou-se o réu porque qualquer que fosse o conteúdo do voto a ser declarado pelo Desembargador que pediu vistas, não haveria possibilidade de interposição dos embargos infringentes. E, agora: não cabem embargos infringentes, mas deve ser reiniciado para julgamento estendido, como se fosse introduzido um “cover” dos embargos infringentes revogados e incabíveis na espécie? É preciso respeitar uma data para regulamentação dos direitos processuais observados e parece aumentar a insegurança começar com um regulamento e terminar com outro, como se ficasse ao alvedrio da parte vencida ou vencedora optar por mecanismos de um ou de outro de acordo com suas conveniências. Daí porque fixa-se, como marco regulador do julgamento, o CPC⁄1973.  

Com efeito, todo debate acerca do direito adjetivo aplicável em virtude da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil perpassa pela regra estabelecida em seu art. 14, segundo a qual se afastou peremptoriamente a retroação da norma processual, aplicando-se o novo regramento aos processos em cursos e respeitando os atos já praticados e as situações jurídicas já consolidadas. Verifica-se, portanto, a adoção expressa da teoria do isolamento dos atos processuais, embora, na prática, sua aplicação por vezes não se mostre tão óbvia, em virtude do complexo encadeamento destes atos.

No caso dos autos, o ato processual sub judice é exatamente a sessão de julgamento do órgão colegiado de origem, a qual, embora iniciada sob a vigência do Código de Processo Civil revogado, ainda não havia se concluído na data em que o CPC⁄2015 passou a produzir seus plenos efeitos, em razão de pedido de vista de um dos julgadores. Aliás, como bem explica o acórdão dos aclaratórios, a própria quebra da unanimidade somente ocorreu na sessão em que retomado o julgamento, ou seja, sob a vigência do novel diploma legal, de modo que, a priori, deveria ser por ele regido.

Esse contexto se harmoniza, inclusive, com os enunciados administrativos aprovados pelo Plenário desta Corte Superior à propósito da transição entre os regimes processuais. Da leitura desses enunciados fica evidente o fio condutor de que o novo regramento terá incidência plena sobre os recursos interpostos contra decisum  publicado sob a vigência do atual CPC⁄2015, afinal, este é o diploma vigente no momento da abertura do prazo recursal e, portanto, a lei que regula a prática do ato, nos termos do art. 14 do CPC⁄2015. 

É verdade que essa dinâmica já foi excepcionada por esta Terceira Turma em situação em que, concluído o julgamento da apelação na vigência do CPC⁄1973, o prazo recursal somente foi aberto sob a vigência do CPC⁄2015. Nesse caso específico, decidiu-se que, a despeito da abertura do prazo ser posterior à entrada em vigor do novo CPC, o regime recursal revogado deveria ser aplicável, notadamente, porque os embargos infringentes não poderiam ser substituídos pela técnica do julgamento ampliado, sem que se aplicasse o novo regime retroativamente, o que é expressamente vedado.

O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO JULGADA NA VIGÊNCIA DO CPC⁄73 COM ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC⁄15. DIREITO INTERTEMPORAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. SESSÃO DE JULGAMENTO E INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ATOS PROCESSUAIS DISTINTOS E DOTADOS DE AUTONOMIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SESSÃO DE JULGAMENTO. ATO ENCERRADO COM A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL. ATO QUE SE PRESTA, PRECIPUAMENTE, A REGULAR O TERMO INICIAL DOS PRAZOS. EXCEPCIONAL DEFINIÇÃO DE DISTINTO MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA DATA DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO COMO MARCO SEGURO SOBRE O CABIMENTO E REGIME RECURSAL APLICÁVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. NATUREZA RECURSAL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. NATUREZA DE TÉCNICA DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA A JULGAMENTO OCORRIDO AO TEMPO EM QUE VIGORAVA A LEI REVOGADA, SOB PENA DE RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA GERAL. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL VEDANDO O CABIMENTO DO RECURSO ANTES DE SUA INTERPOSIÇÃO. 1- Ação distribuída em 09⁄04⁄2012. Recurso especial interposto em 04⁄04⁄2016 e atribuídos à Relatora em 06⁄02⁄2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se é admissível a técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC⁄15 em recurso de apelação julgado, por maioria de votos, em sessão ocorrida na vigência do CPC⁄73, mas cujo acórdão apenas foi publicado na vigência da nova legislação processual. 3- A sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal e a publicação do acórdão decorrente daquele julgamento são atos processuais que, a despeito de relacionados, possuem suficiente autonomia e que devem, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais, serem examinados em separado, especialmente na hipótese em que foram praticados sob a égide de legislações distintas. 4- A sessão de julgamento do recurso é ato processual que se encerra com a proclamação do resultado do julgamento, tendo início, com a intimação do acórdão pela imprensa oficial, um novo ato processual cuja finalidade essencial é a de regular o termo inicial dos eventuais prazos que devam ser cumpridos pelas partes. 5- Nos termos dos enunciados administrativos desta Corte que disciplinam a transição entre o CPC⁄73 e o CPC⁄15, a intimação do acórdão pela imprensa oficial é a regra a ser utilizada como elemento de definição do cabimento e do regime recursal aplicável, sendo admissível excepcioná-la, todavia, quando se verificar que esse critério é incompatível com o ordenamento jurídico ou insuficiente para melhor solver a questão de direito intertemporal. 6- Havendo diferença ontológica entre o recurso de embargos infringentes (art. 530 do CPC⁄73) e a técnica de julgamento consistente na ampliação de colegiado na hipótese de divergência (art. 942 do CPC⁄15), a fixação da data da intimação do acórdão pelo recorrido como elemento definidor do cabimento e do regime recursal aplicável resultaria em retroatividade da lei nova para apanhar ato jurídico que lhe é pretérito, o que não se admite a teor do art. 14 do CPC⁄15, motivo pelo qual o cabimento e o regime recursal devem ser regidos, na hipótese, pela lei vigente ao tempo da proclamação do resultado do julgamento. 7- Admissibilidade do recurso especial que se justifica pela existência de dúvida objetiva e pela solução que excepciona à regra geral fixada pela Corte, bem como pelo pronunciamento do Tribunal, ainda que em obiter dictum, no sentido de que os embargos infringentes não seriam cabíveis em hipótese em que a sua admissibilidade, em tese, é viável. 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.720.309⁄RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9⁄8⁄2018)  

Na hipótese dos autos, contudo, nota-se, também sob essa perspectiva, a necessidade de observância do novo regramento que estabeleceu a técnica de julgamento, em nítida substituição aos embargos infringentes. Isso porque também aqui, considerada a data de publicação do acórdão, já não se fazia presente em nosso sistema recursal os embargos infringentes, porém, diferentemente do primeiro caso, a aplicação da nova sistemática à sessão de julgamento não representaria nenhuma aplicação retroativa da lei, uma vez que a própria divergência se instalou já sob a vigência do CPC⁄2015.

Assim, fixada a premissa de que o CPC⁄2015 era o regime processual vigente e, portanto, deveria ser observado para regular a sessão de julgamento colegiado, importa verificar se o caso dos autos efetivamente comportava a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC⁄2015. A questão ganha contornos interessantes ao se observar que o atual texto do caput deste dispositivo possui redação bastante mais abrangente que as hipóteses de cabimento dos antigos embargos infringentes. Diz o artigo:

Art. 942.  Quando o resultado da apelação for não unânime , o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.  

Apesar da interpretação literal sugerir que a técnica de julgamento ampliado terá lugar sempre que for rompida a unanimidade e, portanto, independentemente do resultado do julgamento, como defende a recorrente, uma interpretação sistemática do referido texto e seus parágrafos e historicamente contextualizada, apontam em sentido diverso.

De início, não se pode perder de vista que esta sistemática de julgamento somente foi incorporada ao atual Código de Processo Civil, quando da apreciação e votação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, não fazendo parte do projeto original aprovado pelo Senado Federal. Esta primeira versão, na verdade, tinha abolido por completo o cabimento dos embargos infringentes, sem nenhuma preocupação em preencher esse vazio recursal.

Com efeito, o ânimo do legislador era de reduzir significativamente os recursos à disposição das partes, de modo que, após intenso dissenso, prevaleceu a supressão dos embargos infringentes. Ressalta-se que as tentativas doutrinárias e legislativas de exclusão dessa espécie recursal vêm de longa data, e o debate se fez intenso também na elaboração e votação do revogado CPC⁄1939. A propósito da disputa, Egas D. Moniz de Aragão lembra o contexto de sua manutenção e a limitação que se fez e que, de fato, perdurou até o Código de Processo Civil de 1973 (Estudo sôbre os embargos de nulidade e infringentes do julgado previstos no código de processo civil. Curitiba: Editora Lítero-Técnica, 1959, p. 140-141):

Tendo combatido o recurso, mas mesmo assim devendo mantê-lo, deu-lhe uma área de influência quase nenhuma, transformando-o, ainda, em instrumento de reforço dos poderes do juiz, através do fortalecimento da sentença de primeira instância, tudo dentro duma linha de harmonia impecável. ............................................................................................................... ............... Os embargos de nulidade e infringentes do julgado, como recurso oponível às decisões de segundo grau, foram situados dentro dêsse princípio. Assim é que o Código, em sua redação primitiva, restringira o cabimento de tais embargos apenas às decisões que, em grau de apelação, reformassem a sentença de primeira instância, por maioria de votos. Confirmada a decisão, ainda que sem unanimidade, os embargos não teriam cabimento. Mira o legislador a sentença de primeiro grau, aliada à figura do juiz. Dí-lo BATISTA MARTINS: "Para atenuar os efeitos dessa irremediável transigência e resguardar, quanto possível, o sistema que instituiu, a lei, ao revés do que sucedia no direito anterior, assegurou, por vias oblíquas, certa influência à decisão de primeira instância".  

Agora, finalmente extirpado os embargos infringentes, como forma de compor os interesses conflitantes na elaboração do novo diploma processual, foi inserida, no art. 942 do CPC⁄2015, a possibilidade de ampliação do quorum de julgamento em substituição ao recurso suprimido. Embora, ontologicamente, os dois institutos não se confundam – um é recurso, enquanto o outro é mera técnica de julgamento –, teleologicamente, ambos intentam suprir a necessidade de aperfeiçoamento do serviço jurisdicional por meio da ampliação do debate. Por essa trilha, não parece mesmo ter sido a intenção do legislador ampliar as hipóteses de cabimento do instituto que sucede aos embargos extirpados, mas, ao contrário, a omissão traduz mera falha involuntária ou esquecimento do legislador (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 8ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1339).

Nesse cenário, observa-se ainda que o atual Código, manteve as mesmas hipóteses de cabimento dos embargos infringentes para a aplicação da nova técnica aos julgamentos de ação rescisória e de agravo de instrumento, ou seja, reforma de decisão de mérito. É o que se verifica da leitura do § 3º do dispositivo legal:

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.  

Importante frisar, ainda, que a introdução desse parágrafo não inaugura no sistema processual uma aplicação diferenciada da técnica para os julgamentos de apelação, ação rescisória ou agravo de instrumento; ao contrário, como se depreende do parágrafo, a intenção foi aclarar a aplicação igualmente da técnica, segundo a natureza das decisões em foco. Não se pode esquecer que, à propósito das hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, houve relevante discussão em relação ao acórdão que, por maioria, reformasse a decisão interlocutória devolvida por meio de agravo retido. Essa questão acabou resolvida em âmbito jurisprudencial com a edição do Enunciado n. 255, da Súmula do STJ, segundo a qual, "cabem embargos infringentes contra acórdão, proferido por maioria, em agravo retido, quando se tratar de matéria de mérito".

Vê-se, portanto, que a extensão da aplicação da nova técnica de julgamento aos casos previstos nos incisos do § 3º evidenciam o intuito do legislador de aclarar e legalizar a solução há muito firmada em sede pretoriana, como se fez em diversas outras passagens do novo Código.

De outro lado, a aparente distinção de tratamento entre as espécies recursais ressuscitaria o debate superado pela jurisprudência e, finalmente, pela legislação, ainda que em sentido oposto. Note-se que a solução jurisprudencial foi desenhada no sentido de assegurar a igualdade de tratamento legal para situações de natureza jurídica idêntica. Assim, toda decisão que ensejasse a alteração substancial do julgamento de mérito, por maioria, estaria sujeita à ampliação do debate proporcionada pela via recursal dos antigos embargos infringentes.

A propósito do tema, a Segunda Seção recentemente reafirmou esse entendimento, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO AO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO QUE, EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, REFORMA, POR MAIORIA DE VOTOS, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE BEM, COM ESTEIO NA LEI N. 8.009⁄1990. 1. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROPÓSITO DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR, NA PRESENTE VIA, SE A QUESTÃO, OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, ENCONTRAVA-SE OU NÃO PRECLUSA. RECONHECIMENTO. 2. ARESTO QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA O MÉRITO DE PARTE DA CAUSA, INDEPENDENTEMENTE DA EXTINÇÃO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. NECESSIDADE, INCLUSIVE PARA O EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 3. DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DE DETERMINADO BEM DE FAMÍLIA. EXAME DE MÉRITO DO DIREITO DO DEVEDOR CONSISTENTE NA NÃO EXPROPRIAÇÃO DE UM BEM, EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE, COM O VIÉS DE DEFINITIVIDADE. 4. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A interposição de embargos de divergência não instaura propriamente nova instância recursal, tratando-se de mecanismo voltado, unicamente, à uniformização da jurisprudência interna do próprio Superior Tribunal de Justiça (ut AgInt nos EAREsp 802.877⁄RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, corte especial, DJe de 09⁄05⁄2017). Em atenção à finalidade precípua dos embargos infringentes, não se afigura possível, na presente sede recursal, aferir se a Quarta Turma, ao proferir o acórdão embargado, poderia ou não ter adentrado na questão afeta ao cabimento dos embargos infringentes, a pretexto de se reconhecer, na presente via, a ocorrência de preclusão e de inovação recursal da matéria. 2. Segundo a orientação adotada pela Corte Especial do STJ, afigura-se de todo indiferente, para efeito de cabimento de embargos infringentes, examinar se, da decisão interlocutória, caberia apelação, porque extinguiu o processo; ou se agravo de instrumento, porque não extinguiu o processo. O que importa, para se aplicar o art. 530 do CPC⁄1973 ao acórdão que julga o agravo de instrumento, é analisar se a decisão interlocutória (reformada por maioria de votos pelo Tribunal), ostenta conteúdo meritório, tão somente. 2.1 Para os propósitos ora perseguidos cabimento de embargos infringentes , há que se perscrutar a abrangência do termo "sentença de mérito". Reconhecido que o exame do mérito pode ser veiculado tanto por decisão interlocutória, como por sentença final, de todo desinfluente, para esse efeito, examinar qual seria o recurso, em tese, cabível, a partir da extinção ou não do feito (apelação ou agravo de instrumento, respectivamente). 2.2 Na verdade, a identificação da decisão quanto ao exame do mérito tem como principal finalidade reconhecer a matéria sobre a qual recairá os efeitos da coisa julgada material. E, para esse efeito, a decisão que apresenta o conteúdo das hipóteses previstas no art. 269 do CPC⁄1973 procede, inarredavelmente, ao exame de mérito da causa ou de parte da causa posta. 2.3 Desse modo, o acórdão que, em agravo de instrumento, por maioria de votos, reforma decisão interlocutória que examina o mérito de parte da causa decisum sobre o qual recairá os efeitos da coisa julgada material comporta, segundo as regras processuais então vigentes, a oposição embargos infringentes. 3. A decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família de sócio demandado, no bojo de ação de responsabilidade civil, em fase de cumprimento de sentença, examina o mérito do direito do devedor consistente na não-expropriação de um bem de família, em contraposição ao direito de satisfação do crédito do autor, com o viés de definitividade. Ou seja, sobre esta decisão recairá os efeitos da coisa julgada material, que caracteriza a resolução de mérito (de parte) da causa. 3.1 Não se pode atribuir a tal decisão a natureza meramente acessória quando a correlata deliberação assumirá, uma vez esgotados eventuais recursos contrapostos, um caráter de definitividade, não passível de ser revisto em outro processo envolvendo as mesmas partes. Esta decisão se insere no inciso I do art. 269 do CPC⁄1973, já que há a rejeição do pedido do autor de obter a satisfação de seu crédito por meio expropriação de bem considerado impenhorável. 4. Embargos de Divergência acolhidos. (EREsp n. 1.131.917⁄MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, desta relatoria para acórdão , Segunda Seção, DJe 31⁄10⁄2018)  

Agora, uma leitura literal e desconectada do dispositivo relativo à técnica de julgamento em questão e seus parágrafos reintroduz o tratamento injustificadamente desigual, uma vez que, apenas na apelação, não haveria a necessidade de julgamento de mérito, tampouco de alteração substancial do julgamento. Como bem esclarece José Miguel Garcia Medina, ao comentar esse eventual discrimen (Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1274):

Ora, não faz sentido que tais restrições sejam observadas em relação à rescisória e ao agravo de instrumento, e o mesmo não ocorra, em se tratando de apelação. Por isso, entendemos que a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC⁄2015 deverá ser observada apenas nos casos em que se der provimento a apelação interposta contra sentença de mérito. A essa conclusão chega-se também interpretando-se sistematicamente a hipótese prevista no caput , em relação às referidas no § 3º do art. 942 do CPC⁄2015, e é, também, a que melhor se ajusta à finalidade da referida técnica, já que parece despropositado exigir-se a continuidade do julgamento quando, p. ex., sentença de mérito é mantida, quando negado provimento, por maioria, à apelação.  

No mesmo sentido apontam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery quando, a pretexto de comentar necessidade de sentença de mérito, assevera (Código de Processo Civil comentado. 17ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2093):

A divergência que justifica a instauração do procedimento deve ser ligada à sentença de mérito. A sentença fundamentada no CPC 485 não está sujeita a ele. Muito embora do CPC 942 não consigne expressametne essa exigência, como fazia do CPC⁄1973 530, ela é dedutível do contexto, porquanto admite a instauração do procedimento em caso de agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória houver parcialmente decidido o mérito e for reformada.

Portanto, a manutenção de coerência do sistema processual inaugurado pelo novo Código de Processo Civil perpassa pela interpretação harmônica das hipóteses de cabimento da técnica de julgamento, que deverão ter lugar sempre que, em julgamento não unânime, se altere substancialmente o conteúdo do decisum impugnado, qualquer que seja a forma de impugnação recursal: seja apelação, seja ação rescisória, seja agravo de instrumento.

No caso concreto, o acórdão de origem, embora decidido em âmbito de apelação interposta contra sentença de mérito e julgado por maioria, não reformou a decisão de piso. Portanto, na linha do quanto desenvolvido, apesar de aplicável o CPC⁄2015 à sessão de julgamento, não era hipótese de aplicação da nova sistemática de julgamento com ampliação de quorum, de modo que não se configura nenhuma nulidade, tampouco se materializa a violação do art. 942 do CPC⁄2015.

2. Alegação de violação dos arts. 124 e 129 da Lei n. 9.279⁄1996

Quanto ao mérito da demanda, frisa-se, de início, que o recurso especial devolveu ao Superior Tribunal de Justiça tão somente a questão do direito de exclusividade da exploração de marcas, de modo que as questões da concorrência desleal e da exploração de trade dress, embora decididas pelas instâncias ordinárias, estão além dos limites do presente recurso especial. Desse modo, o presente voto também deve está centrado na questão relativa à exploração da marca registra "Empório Santa Maria", registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e utilizada para designar "produtos e serviços no comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e utensílios domésticos, que abrange ainda diversos serviços relacionados à gastronomia" (e-STJ, fl. 5), marca esta que estaria sendo usurpada em virtude da utilização do título de estabelecimento "Casa Santa Maria".

Verifica-se que o acórdão recorrido extraiu suas conclusões de dois fundamentos, devidamente impugnados – i) a ausência de confusão entre marca e título de estabelecimento, uma vez que cada um dos signos é explorado em município distinto; ii) a impossibilidade de proteção absoluta à marca fraca ou evocativa.  Passa-se, então, à apreciação individualizada desses mesmos fundamentos. 

2.1 Proteção territorial: marca e título de estabelecimento

A questão relativa ao conflito entre marcas e título de estabelecimento não é nova nesta Corte Superior, tendo sido objeto de enfrentamento por esta Terceira Turma no julgamento do Recurso Especial n. 1.238.041⁄SC, desta relatoria, que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA. 1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729⁄96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos. 3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade. 4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes. 5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served". 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.238.041⁄SC, desta relatoria, Terceira Turma, DJe 17⁄4⁄2015)  

Naquela oportunidade, no entanto, debatia-se a possibilidade de se impor ao utente mais antigo a abstenção de utilização de marca registrada pelo utente mais recente. Reconhecendo-se a função social e jurídica do título de estabelecimento empresarial, o qual designa o local onde se desenvolve o empreendimento, assinalou-se que a atual Lei de Proteção à Propriedade Industrial – LPI não abarca seu registro nem delimita proteção específica, inexistindo regra também a esse respeito na Lei de Registros Empresariais. Desse modo, diante do vácuo legislativo, a proteção do título do estabelecimento fica sujeita à regra geral do art. 186 do CC⁄2002 (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 33ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. vol.1. p. 374), bem como pode ser deduzida da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial, a conduta parasitária.

De todo modo, ainda que definida em linhas gerais a proteção do título do estabelecimento, o conflito entre sua amplitude estadual, por analogia do nome empresarial, nos termos da lei civil, e a proteção nacional da propriedade industrial, a prévia existência de registro marcário deverá ser observada por aqueles que desejem designar seus estabelecimentos empresariais.

É verdade que o termo em disputa no precedente mencionado já era utilizado, antes de qualquer registro, por ambas as partes litigantes; para um, como nome comercial e para outro, título de estabelecimento. Além disso, ambos acabaram por buscar administrativamente o registro da marca.  Assim, a questão posta no referido acórdão era evidentemente distinta da atual. Porém, o realce dos contornos da proteção aos distintos direitos imateriais – marca e título de estabelecimento – traçados naquele julgamento são relevantes também para o presente recurso especial.

Isso porque, ressalvada a hipótese de direito de precedência, não é dado a terceiros se apropriar de marca registrada para nomear o estabelecimento em que desenvolve sua atividade, mesmo porque a proteção à marca é assegurada nacionalmente, desde seu depósito perante o INPI. Desse modo, é juridicamente irrelevante o local da prestação do serviço para assegurar a convivência dos dois símbolos contrastados nesta demanda, devendo ser afastado esse fundamento utilizado pelo acórdão recorrido.

2.2 Proteção marca: termos de uso comum

Quanto às conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, no que se refere à extensão da proteção da marca "Empório Santa Maria" entendo necessárias algumas considerações acerca dos limites de proteção marcária e de seu correspondente direito de exclusiva.

A regra da legislação brasileira afirma peremptoriamente que a utilização de termos comuns, relacionados a designação de características do produto ou serviço, não é admitida na qualidade de marca, nos termos do art. 124, VI, da Lei n. 9.279⁄96:

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir , ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço , quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;  

E, mais adiante, a mesma lei comina a pena de nulidade para os registros de marcas concedidos em desacordo com a legislação, nos termos do art. 165 da LPI.

A redação restritiva dos artigos mencionados, contudo, não afasta da praxe nacional e internacional de longa data, que sempre admitiu o registro de termos comuns quando o conjunto da marca agrega sentido novo e distintividade ao produto ou serviço que designa, bastando lembrar, a título de exemplo, a marca Apple (maçã, em inglês).

Do mesmo modo, não se pode olvidar que a necessária distintividade, ainda que inicialmente frágil, pode ser incrementada ao longo do tempo. Isso porque, registrada a marca, ela tende a crescer, seja por uma reação espontânea do público, seja induzida por meio de investimentos em publicidade, ganhando a partir daí uma projeção que, por vezes, supera a ideia inicial que se tinha da palavra.

Daí se assinalar que a proteção da marca deve atentar para além dos limites da territorialidade e da especificidade, inclusive, criando-se legalmente a ampliação da proteção às marcas reconhecidas como de alto renome. Assim é que a oponibilidade das marcas deve acompanhar seu desenvolvimento e crescimento "pelo tempo, popularidade e investimento", conforme lição do saudoso professor Denis Borges Barbosa (A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo. Disponível em , acessado em 26⁄4⁄2016).

Nesse passo, a doutrina gradua a distintividade absoluta – aquela aferida pelo INPI no momento do arquivamento do pedido de registro de marca – em cinco classes crescentes: i) signos genéricos; ii) signos descritivos; iii) signos sugestivos ou evocativos; iv) marcas arbitrárias; e v) marcas de fantasia. Essa graduação é amplamente admitida por esta Corte Superior que já teve oportunidade de se manifestar em situações de colidência de marcas evocativas, concluindo pela limitação do direito de exclusividade do titular.

Nesse sentido (sem grifo nos originais):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279⁄96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas. 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes . Precedentes das Turmas de Direito Privado. ............................................................................................................... .. 14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada. 15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp n. 1.688.243⁄RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão , Quarta Turma, DJe 23⁄10⁄2018)   PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O art. 330 do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. O deferimento do pedido de produção de provas está vinculado à livre convicção do magistrado de primeiro grau de jurisdição. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal a quo na suficiência de elementos para julgar o mérito da causa, não pode esta Corte revê-la sem incursionar nas provas dos autos, providência vedada pela Súmula 07⁄STJ. 3. O art. 18, II, da Lei 9.279⁄96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente. 4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF⁄88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC). 5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidência, haja vista que, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa. 6. O radical "SOR", que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência. 7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.105.422⁄MG, Rel. Min. Nancy Andrighi , Terceira Turma, DJe 18⁄5⁄2011)   PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA . POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. 2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp n. 1.166.498⁄RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi , Terceira Turma, DJe 30⁄3⁄2011)  

Aliás, ressalta-se que o reconhecimento da marca como evocativa, por definição, deve decorrer dessa percepção primo oculi. Isso porque a marca evocativa, ou sugestiva, é definida como aquela em que há um manifesto laço conotativo entre a marca e o produto ou serviço por ela denominado, viabilizando ao consumidor a fácil apreensão da finalidade ou qualidade atribuída àquele produto ou serviço. Nessas situações, esclarece o saudoso professor Barbosa, no artigo já citado, que a "perda da novidade simbólica (que torna fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo." (op. cit. p. 13).

Nesse sentido, esta Corte Superior já analisou casos como o dos autos em que se debatia exatamente a caracterização de uma marca como meramente evocativa, afastando-se da incidência do Enunciado n. 7⁄STJ, porquanto a análise deve ser realizada a partir da compreensão do homem médio. A título de exemplo, esta Terceira Turma assim se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL. MARCA EVOCATIVA. SINAIS DE USO COMUM. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA À VEDAÇÃO CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO COMO VIOLADO (ART. 124, VI, DA LPI). 1- Ação distribuída em 21⁄1⁄2011. Recurso especial interposto em 24⁄6⁄2016 e concluso à Relatora em 19⁄12⁄2016. 2- O propósito recursal é definir se a marca titulada pelo recorrido - ROLA MOÇA - deve ou não ser declarada parcialmente nula, em virtude de se tratar de marca "fraca" ou evocativa composta por expressões de uso comum. 3- A marca em questão, ao contrário da tese defendida pelo recorrente, não se enquadra na definição de marca evocativa, na medida em que seus elementos nominativos não se relacionam com as características ou com a função dos produtos comercializados por seu titular (peças de vestuário). 4- A regra do dispositivo legal indicado como violado (art. 124, VI, da LPI) não inviabiliza, a priori, o registro de sinais comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características. 5- Hipótese concreta em que tais pressupostos, que inviabilizariam o registro da marca do recorrido, não foram preenchidos, de modo que não há nulidade a ser declarada. 6- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.630.290⁄RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2⁄3⁄2018)  

Na hipótese dos autos, a despeito do entendimento do Tribunal de origem, não se vislumbra nenhum vínculo conotativo entre o termo "Empório Santa Maria" e a natureza ou finalidade dos produtos comercializados ou dos serviços prestados pela recorrente, que seja apreendido de pronto pelo público consumidor, visto que não há comercialização tampouco prestação de serviços relacionados ao conteúdo religioso que a denominação literal sugere. Portanto, ainda que se refira à expressão religiosa comum, impossível de ser apropriada com exclusividade em termos genéricos, não há óbice à sua apropriação para exploração comercial adstrita ao ramo mercadológico em que inserida, no caso, gastronômico, e, nesse âmbito, não apenas é apropriável como deve merecer a integral proteção do direito marcário, abarcando o direito de exploração exclusiva. 

Com efeito, a relação que se percebe entre a marca e o serviço somente existe após sua paulatina exploração, o que tornou conhecida a marca pelos seus consumidores e permitiu criar o liame de identificação entre o serviço designado e a marca. Essa é, contudo, a trajetória natural da marca, que ganha relevância e proteção jurídica justamente no intuito de possibilitar ao seu titular auferir os ganhos decorrentes do investimento na fixação da marca e no desenvolvimento da atividade sob seu signo e, por via contraposta, protege a expectativa do consumidor que passa a reconhecer o serviço ou produto por sua marca registrada. 

Além disso, não se cogita aqui da convivência entre marcas registradas, porque apenas as recorrentes são titulares de registros. A recorrida tão somente explora termo semelhante ("Casa Santa Maria") como título de estabelecimento de seu empreendimento, atuando no mesmo segmento de mercado, embora em cidade distinta. Desse modo, enquanto válido o registro efetivado em favor das recorrentes, não se mostra viável a mitigação de seus efeitos para propiciar a exploração por concorrente, no mesmo segmento de mercado.

Nesse sentido, também já se pronunciou esta Terceira Turma (sem destaques no original):

Nome comercial. Marca. Exclusividade. Prescrição. 1. Na linha de precedentes da Corte, a proteção pura e simples ao uso do nome comercial ou marca tem prescrição vintenária, mas o ressarcimento do dano causado pelo uso indevido tem prescrição qüinqüenal, a contar da data em que se deu a ofensa ou o dano. 2. O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris, vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer registro. 3. A marca devidamente registrada deve ser protegida, não se podendo impedir o detentor do registro de usá-la com exclusividade. 4. Recurso conhecido e provido, em parte. (REsp n. 40.021⁄SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26⁄08⁄2002, p. 211)  

Diante dessas considerações, o presente recurso especial deve ser provido, a fim de reconhecer a violação de seu direito de exploração exclusiva, para julgar procedente o pedido de abstenção do uso indevido de signo semelhante à sua marca.

Sucessivamente, pleiteavam ainda as recorrentes indenização pela uso indevido de sua marca, matéria que dependia de dilação probatória não realizada em razão do julgamento antecipado da lide. Desse modo, o provimento do recurso especial importa na necessidade de retorno dos autos à origem para que seja viabilizado o regular trâmite processual, no que se refere aos pedidos sucessivos e dependentes.

Com esses fundamentos, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial provimento, no sentido de reconhecer o direito de exploração exclusiva da marca "Empório Santa Maria", bem como o direito de impor o dever de abstenção da recorrida quanto à exploração de signo semelhante, "Casa Santa Maria". Em consequência, determino a baixa dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento  dos pedidos sucessivos.

É como voto.


Documento: 88809484 RELATÓRIO E VOTO
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/686387474/recurso-especial-resp-1762236-sp-2018-0105386-9/relatorio-e-voto-686387507

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