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6 de Abril de 2020
2º Grau

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1782024 RJ 2018/0173938-7 - Rel. e Voto

Superior Tribunal de Justiça
há 11 meses
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Relatório e Voto

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Superior Tribunal de Justiça
Revista Eletrônica de Jurisprudência
    RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.024 - RJ (2018⁄0173938-7)   RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : RECANTO - CONSULTORIA, INFORMATICA E PROMOCOES LTDA  ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO  - PR023776   EDUARDO GUSTAVO PACHECO  - PR027185   FABIO RODRIGUES GUIMARÃES DA SILVA E OUTRO(S) - RJ126478 RECORRIDO : SAO PAULO FUTEBOL CLUBE ADVOGADOS : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR  - SP022838   ULYSSES ECCLISSATO NETO  - SP182700 RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL   RELATÓRIO   A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):  

Cuida-se de recurso especial interposto por RECANTO - CONSULTORIA, INFORMÁTICA E PROMOÇÕES LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), por meio da qual objetiva a anulação do registro da marca mista ST SÓCIO TORCEDOR.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para “determinar que o INPI consigne no registro marcário nº 819.816.027, da marca mista ST SÓCIO TORCEDOR, a não exclusividade de uso do elemento nominativo SÓCIO TORCEDOR” (e-STJ fl. 316).

Acórdão: (i) negou provimento à remessa necessária; (ii) deu parcial provimento ao recurso adesivo da recorrida, para “afastar a prescrição prevista no art. 174 da LPI, mantendo, porém a determinação prevista na sentença, para que o INPI promova o apostilamento no registro da marca mista ST SÓCIO TORCEDOR (registro n° 819.816.027), a fim de que passe a constar a 'não exclusividade de uso dos elementos nominativos SÓCIO TORCEDOR'” (e-STJ fl. 504) e (iii) julgou prejudicada a apelação da recorrente.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram parcialmente acolhidos, para “sanar as omissões e corrigir a contradição do acórdão embargado, de maneira a negar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação da embargante e dar parcial provimento ao recurso adesivo da 1° embargada” (e-STJ fl. 578).

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta violação dos artigos 141, 156, 355, I, 375, 492, 997, 1.013 e 1.022, I e II, do CPC⁄15, 124, VI, e 174 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279⁄96). Além de negativa de prestação jurisdicional, alega que a pretensão anulatória deduzida pela recorrida está prescrita, pois decorridos mais de cinco anos entre a concessão do registro marcário e o ajuizamento da ação. Entende que, além de cerceamento de defesa, houve má valoração da prova, pois inexiste elemento nos autos a indicar que a expressão “sócio torcedor” fora utilizada em momento anterior à data em que registrada sua marca. Afirma que o exame de registrabilidade é feito pelo INPI, devendo levar em conta apenas o contexto fático-jurídico existente até a prolação do ato administrativo de concessão. Aduz que o sinal impugnado não guarda relação com os serviços identificados pela marca, não havendo, portanto, impedimento ao registro. Assevera que o julgamento extrapolou os limites do pedido.

Juízo de admissibilidade: o Tribunal de origem negou seguimento à irresignação da recorrente, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual, por ocasião do julgamento do subsequente agravo interno, foi convertido em recurso especial.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.024 - RJ (2018⁄0173938-7)   RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : RECANTO - CONSULTORIA, INFORMATICA E PROMOCOES LTDA  ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO  - PR023776   EDUARDO GUSTAVO PACHECO  - PR027185   FABIO RODRIGUES GUIMARÃES DA SILVA E OUTRO(S) - RJ126478 RECORRIDO : SAO PAULO FUTEBOL CLUBE ADVOGADOS : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR  - SP022838   ULYSSES ECCLISSATO NETO  - SP182700 RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EMENTA   RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279⁄96. 1. Ação ajuizada em 14⁄1⁄2010. Recurso especial interposto em 12⁄12⁄2016. Autos conclusos à Relatora em 25⁄10⁄2018. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita ; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial – Lei 9.279⁄96 – contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). 5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial. 7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente. 8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.024 - RJ (2018⁄0173938-7)   RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : RECANTO - CONSULTORIA, INFORMATICA E PROMOCOES LTDA  ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO  - PR023776   EDUARDO GUSTAVO PACHECO  - PR027185   FABIO RODRIGUES GUIMARÃES DA SILVA E OUTRO(S) - RJ126478 RECORRIDO : SAO PAULO FUTEBOL CLUBE ADVOGADOS : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR  - SP022838   ULYSSES ECCLISSATO NETO  - SP182700 RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL   VOTO   A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):  

O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca ST SÓCIO TORCEDOR.

 

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O Tribunal de origem pronunciou-se de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei.

Ademais, como é cediço, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.

 

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO

Depreende-se dos autos que o registro da marca impugnada – ST SÓCIO TORCEDOR – foi concedido à recorrente em 28⁄5⁄2002 (e-STJ fl. 178).

A presente ação anulatória, por sua vez, foi ajuizada em 14⁄1⁄2010 (e-STJ fl. 2).

É sabido que a Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei 9.279⁄96), em seu art. 174, dispõe que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão” (in verbis).

O Tribunal a quo, todavia, a despeito de reconhecer o decurso do prazo citado, afastou o decreto prescricional por entender que os atos administrativos contaminados por vício de legalidade podem ser invalidados a qualquer tempo pela Administração, em decorrência de seu poder de autotutela.

Para tanto, invocou a teoria dualista das nulidades – que divide os atos administrativos defeituosos em nulos e anuláveis – e consignou que o comando normativo do art. 54 da Lei 9.784⁄99 refere-se tão somente aos segundos.

Assim, como o registro marcário impugnado teria sido concedido em desacordo com ditame expresso da LPI (art. 124, VI), a caracterizar sua nulidade, não haveria que se falar em prescrição.

Vale deixar registrado o teor dos dispositivos legais precitados:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.   Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;  

Explicitadas essas premissas, passa-se ao exame da insurgência.

Em primeiro lugar, impõe-se destacar que o art. 54 da Lei 9.784⁄99 é regra geral que se destina ao administrador público, tratando de conferir-lhe o direito potestativo de anular seus próprios atos no prazo de cinco anos. Não exercido tal direito, o ato se convalidaria pelo decurso do tempo.

Consoante os adeptos da teoria dualista – como os julgadores que prolataram o acórdão recorrido –, apenas os atos anuláveis estariam sujeitos a referido prazo. Os atos nulos, por seu turno, portadores de vícios insanáveis, poderiam ser invalidados a qualquer tempo.

Ocorre que, no particular, não se está a discutir se a Administração pode ou não anular o ato de registro marcário impugnado.

A questão da nulidade, na espécie, foi trazida a juízo por pessoa jurídica de direito privado (associação desportiva), sendo certo que o órgão responsável pela expedição do ato impugnado sequer concorda com a posição defendida pelo autor da demanda.

Com efeito, o que se verifica dos autos é que, desde o início da relação processual, o INPI tem postulado a decretação da prescrição da pretensão anulatória e, por outro lado, quanto ao mérito, vem defendendo a higidez do registro marcário em questão.

Nesse contexto, afigura-se inviável, para resolução da presente controvérsia, cogitar-se da aplicação de regras gerais conformadoras do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei 9.784⁄99).

Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem entendido que, mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 232.977⁄DF, 1ª Turma, DJe 31⁄3⁄2017; REsp 1.757.27⁄RS, 2ª Turma, DJe 21⁄11⁄2018; AgInt no REsp 1.444.111⁄RN, 1ª Turma, DJe 12⁄03⁄2018.

Por outro lado, cumpre registrar que o diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial – lei especial – contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo, conforme referido linhas atrás, que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174 da LPI).

Como tal dispositivo não dá margem a interpretações distintas e dele não se extrai qualquer diferenciação entre atos nulos e anuláveis, não cabe ao julgar fazê-lo, sob pena de limitar indevidamente o alcance da norma. Na lição de CARLOS MAXIMILIANO,

[q]uando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas. ( Hermenêutica e aplicação do direito . 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, formato digital, p. 233)  

Destaque-se que a aplicabilidade desse dispositivo tem sido reiteradamente reconhecida por esta Corte Superior, conforme se pode verificar dos seguintes precedentes: REsp 1.306.335⁄RJ, 4ª Turma, DJe 16⁄5⁄2017; REsp 899.839⁄RJ, 3ª Turma, DJe 01⁄10⁄2010; e AgRg no REsp 1.353.422⁄RJ, 3ª Turma, DJe 3⁄3⁄2015.

Acerca da incidência do prazo prescricional em hipótese como a presente – em que se discute eventual violação do art. 124, VI, da LPI – estudo doutrinário conduzido por GIACCHETTA e LEITE elucida:

[...] nos termos do Artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão, o que, segundo alguns autores, tornaria o registro inatacável. E, de fato, isso ocorre com as marcas que tiveram algum vício na sua concessão, em quaisquer das hipóteses do artigo 124 da Propriedade Industrial, e, em especial, o mencionado inciso VI . O instituto da prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, fulminando qualquer pretensão de nulidade 5 (cinco) anos após a concessão do registro. Ora, qualquer terceiro eventualmente prejudicado teve diversas oportunidades para opor-se ao registro, instaurar processo administrativo de nulidade e, ainda, cinco anos para ajuizar uma ação de nulidade. (GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Márcio Junqueira. Ação declaratória e a relação jurídica tripartite decorrente dos direitos de propriedade industrial , in ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial , Lumen Juris, 2009, p. 22)  

Entender que a ação de nulidade seria imprescritível equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa.

Outro efeito deletério advindo dessa compreensão seria a instabilidade jurídica que acarretaria ao titular do registro e, por contaminação, a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

De fato, como bem anotado por DANNEMANN (et al.), entender que o titular da marca esteja indefinidamente sujeito à decretação de invalidade do registro obtido, mesmo depois de ter seguido todas as etapas do longo período de tramitação do procedimento administrativo para sua aquisição – acrescido dos cinco anos do prazo para ajuizamento da ação de nulidade – teria como consequência instaurar o pânico em relações e situações jurídicas perfeitas e acabadas, indo de encontro àquilo que o instituto da prescrição justamente visa proteger: a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 321)

De se registrar que não se desconhece o teor do art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris (promulgada no Brasil pelo Decreto 75.572⁄75), segundo o qual os países signatários do Tratado se comprometem a não fixar prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé quando em conflito com sinal notoriamente conhecido.

Todavia, conforme reconhecido pelo juízo de origem, “no caso, não restou demonstrada, pela autora, qualquer evidência de que a ré tenha agido de má-fé, a qual, vale dizer, não pode ser presumida. Ressalte-se, ainda, que a circunstância da má-fé sequer foi alegada pela parte autora” (e-STJ fl. 316).

Vale consignar, outrossim, a existência de relevante posição doutrinária no sentido de que nem mesmo a existência de má-fé na obtenção do registro ensejaria o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão anulatória, conforme anotado por JOSÉ ROBERTO D´AFFONSECA GUSMÃO (A Proteção da Marca Notória no Brasil. In RDM 70, p. 79), JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES (Marcas Notoriamente Conhecidas - Marcas de Alto Renome vs Diluição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 119) e MARCELO AUGUSTO SCUDELER, de cuja lição extrai-se a seguinte passagem:

Como se sabe, o fundamento da prescrição é de ordem pública, visando assegurar a estabilidade social e respeitar situações adquiridas. Por esse mesmo motivo, ações imprescritíveis não são da tradição do direito pátrio, apenas verificadas em casos excepcionalíssimos. Muito embora a Convenção da União de Paris (CUP) tenha sido incorporada no ordenamento jurídico nacional através do Decreto 75.572⁄75, a LPI, por sua vez, foi omissa no que diz respeito às ações anulatórias de registros marcários chamadas imprescritíveis, dando a entender pela sua não incorporação, especialmente por sua falta de tradição no direito pátrio ( Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial . Campinas: Servanda, 2008, p. 231).  

Ademais, de acordo com o assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.149.403⁄RJ (3ª Turma, DJe 29⁄11⁄2013), a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

Diante de todo o exposto, a conclusão inafastável é a de que o acórdão impugnado, ao reconhecer a imprescritibilidade da pretensão deduzida pelo recorrido, está a merecer reforma.

 

3. CONCLUSÃO

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para decretar a prescrição da pretensão anulatória deduzida na inicial.


Documento: 94437780 RELATÓRIO, EMENTA E VOTO