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27 de Novembro de 2020
2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
ano passado
Detalhes da Jurisprudência
Processo
REsp 1782216 SP 2017/0263325-7
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Publicação
DJe 29/10/2019
Julgamento
22 de Outubro de 2019
Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Documentos anexos
Inteiro TeorSTJ_RESP_1782216_1d26a.pdf
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Inteiro Teor

Superior Tribunal de Justiça
Revista Eletrônica de Jurisprudência
 
 
Exportação de Auto Texto do Word para o Editor de Documentos do STJ
RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.216 - SP (2017⁄0263325-7)
 
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
R.P⁄ACÓRDÃO : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RUSTON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT  - SP147224
  PAULINE NADIR RATTO E OUTRO(S) - SP290819
RECORRIDO : BLACK RIVER CAFE LTDA - EPP
ADVOGADOS : FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO E OUTRO(S) - SP184090
  PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA  - SP257958
  EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP306243
EMENTA
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284⁄STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7⁄STJ.
1. Ação ajuizada em 18⁄2⁄2011. Recurso especial interposto em 14⁄3⁄2016. Autos conclusos ao Relator em 8⁄11⁄2017.
2. O propósito recursal é definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se o uso da expressão SANTO GRÃO , pela recorrente, viola direitos de propriedade industrial da recorrida.
3. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC⁄73 atrai a incidência da Súmula 284⁄STF, inviabilizando o conhecimento da irresignação. Todavia, ainda que superado referido óbice, constata-se que a prestação jurisdicional dada pelo Tribunal a quo corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. A Corte se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei.
4. Não é possível alterar as conclusões do acórdão recorrido sem derruir as premissas fáticas nele assentadas (convergência entre as inferências do INPI e do perito judicial, sufragadas em primeiro e segundo graus de jurisdição). De fato, a Corte de origem examinou o contexto, as características e as particularidades concernentes à inserção dos produtos em conflito no mercado, incidindo, por consequência, acerca da possibilidade de ocorrência de confusão ou associação indevida junto ao público consumidor, o óbice da Súmula 7⁄STJ. Precedentes.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
 
ACÓRDÃO
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, não conhecer do recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.
Brasília (DF), 22 de outubro de 2019(Data do Julgamento)
 
 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.216 - SP (2017⁄0263325-7)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : RUSTON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT  - SP147224
  PAULINE NADIR RATTO E OUTRO(S) - SP290819
RECORRIDO : BLACK RIVER CAFE LTDA - EPP
ADVOGADOS : FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO E OUTRO(S) - SP184090
  PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA  - SP257958
  EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP306243
 
RELATÓRIO
 
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por RUSTON ALIMENTOS LTDA., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da CF, contra o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa está assim redigida:
Apelação Cível - Obrigação de não fazer - Direito autoral - Sentença que condenou a apelante na abstenção de comercialização e publicidade de produtos da marca "Santo Grão", bem como da retirada imediata destes do mercado, além de indenização por dano material e moral - Possibilidade de confusão marcaria configurada - Marcas analisadas que, conquanto correspondam a produtos alimentícios de diferentes categorias, podem gerar confusão - Público consumidor que poderia associar à marca da apelante a sofisticação decorrente do uso de cereais selecionados e produção artesanal presente nos produtos da apelada - Associação parasitária caracterizada, ainda que não verificada a concorrência direta entre os produtos, em razão da possibilidade de confusão do consumidor quanto à origem do produto adquirido - Descabida a discussão nos autos dos critérios adotados pelo INPI para fundamentar a concessão de produto de classe diversa, porquanto se trata de decisão administrativa - Alegação de que a exposição da marca pertencente à apelante não é capaz de desprestigiar o "Café Santo Grão" que se mostra inadmissível diante do reconhecimento da configuração de associação parasitária - Recurso da ré, nesta parte, improvido. Dano moral - Pessoa jurídica - Ausência de comprovação de que o comportamento da apelante tenha acarretado dano à imagem da empresa apelada perante terceiros - Comprovação dos danos alegados não se presume, restando insuficiente a mera demonstração da violação do direito marcário - Condenação afastada - Recurso da ré, nesta parte, provido.
 
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, sustentou, além do dissídio, a violação aos arts. 535 do CPC⁄73, 124, inciso XIX, 128, §1º, e 129 da lei 9.279⁄96, além da afronta ao CDC.
Inicialmente, defendeu a omissão do acórdão acerca da absoluta impossibilidade de risco de confusão do consumidor. Referiu, no mais, que em face do largo distanciamento entre as marcas (mista da recorrente e nominativa da recorrida) e os produtos comercializados (arroz e café), não se poderia determinar à recorrente a abstenção de utilização da marca "Santo Grão".
Sustentou que o princípio da especialidade faz com que a exclusividade de um signo se esgote nas fronteiras do gênero que ele designa e que os produtos em análise destinam-se a níveis diferentes de consumo, sendo que o seu objetivo social é o de beneficiamento de arroz e comércio atacadista  e o da recorrida o de restaurantes e similares em que também bem café produzido artesanalmente.
Referiu que o registro protege os produtos descriminados na sua especificação e que a classe NCL (8) 30 compreende uma grande gama de produtos, o que não sugere a possibilidade de confusão entre os seus públicos, visto a exigência atribuída ao solicitante de que ele especifique exatamente para quais os produtos ou serviços deseja proteção, que, ademais, caducará parcialmente em relação aos produtos e serviços não compreendidos pelo uso da marca.
Ressaltou a diversidade do trade dress , a limitação do registro da recorrida ao café, e, ainda, ser detentora do registro de marca mista Santo Grão para a comercialização de Feijão. Pediu o provimento do recurso.
Houve contrarrazões.
O recurso não foi admitido na origem.
Interposto agravo em recurso especial, sobreveio pedido de concessão de efeito suspensivo pelo agravante.
Em 27⁄02⁄2018 agreguei efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.
Interpôs-se agravo interno ao qual, esta Colenda Terceira Turma, negou provimento em 08⁄10⁄2018, determinando, ainda, a conversão do agravo em recurso especial.
É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.216 - SP (2017⁄0263325-7)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : RUSTON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT  - SP147224
  PAULINE NADIR RATTO E OUTRO(S) - SP290819
RECORRIDO : BLACK RIVER CAFE LTDA - EPP
ADVOGADOS : FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO E OUTRO(S) - SP184090
  PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA  - SP257958
  EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP306243
EMENTA
 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279⁄96. REGISTRO DE MARCA NOMINAL PARA CAFÉ: "SANTO GRÃO". CLASSE A ABARCAR PRODUTOS TOTALMENTE DIVERSOS E SEM QUALQUER AFINIDADE.
1. Pretensão de obstar a utilização da marca nominativa "Santo Grão", distintiva do café industrializado e comercializado pela autora⁄recorrida, para o arroz beneficiado comercializado pela demandada⁄recorrente por se encontrarem ambos dentro da classe 30, que abrange produtos variados, como café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
2. Na concreção do princípio da especialidade, o juiz não pode agir mecanicamente diante da Classificação Internacional de Produtos e Serviços.
3. Produtos que não guardam relação de afinidade com a marca registrada, por não se inserirem nos mesmos nichos comerciais, estando voltados a públicos consumidores também distintos, com destacada diferenciação do seu "trade dress", podem conviver com marcas nominalmente iguais, mesmo pertencendo a mesma categoria na Classificação de Nice.
4. Caso concreto em que o mercado consumidor, notadamente a clientela do produto refinado e elitizado da demandante, não se confundiria acerca da origem do produto comercializado pela empresa demandada.
5. Afronta ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279⁄96 verificada.
6. Pretensão julgada improcedente.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
 
 
 
VOTO
 
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Relator):
Eminentes Colegas. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte situa-se em torno do direito de  exclusividade reconhecido à empresa recorrida, Black River Café Ltda., em relação ao uso de marca nominativa "Santo Grão", cujo registro vincula-se ao produto "café", mas é realizado em classe 30 (NCL 8) a abranger multifários outros produtos, inclusive aquele beneficiado e comercializado pela empresa recorrente ("arroz"), que não é comercializado pela recorrida.
Tanto o juízo sentenciante, quanto o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceram a possibilidade de confusão do mercado consumidor, determinando à recorrente, Ruston Alimentos Ltda., se abster de comercializar e publicizar produtos com a marca "Santo Grão" na classe em que registrada a marca da recorrida, retirando-os, ainda, do mercado, sob pena de multa diária. No tocante à condenação aos danos morais, o Tribunal de apelação afastou a sua condenação.
No que pertine ao material probatório, estas as considerações da sentença e do Tribunal local:
a) Sentença (fl. 530 e-STJ):
Mas, além da anterioridade do registro, a excelente perícia apresentou a possibilidade de visão do consumidor de outro ângulo que não a confusão do consumidor no que tange à aquisição do produto, mas a de que o detentor da marca, aos olhos do mesmo consumidor, seria a mesma empresa.
 
E eventual procedimento equivocado da ré, que não é detentora da marca, poderia gerar enorme prejuízo à autora, não apenas no direto campo da responsabilidade civil pelo produto comercializado, mas no campo comercial, na área de marketing e propaganda, no bom nome comercial.
 
E, novamente se vê da perícia, que a possibilidade de confusão neste ponto é patente.
 
Assim, cabe proteger o direito do autor, para que a ré se abstenha de comercializar e fazer publicidade da marca, além de retirar do mercado os produtos que lá houver.
 
b) Acórdão (fls. 633⁄634 e-STJ)
Com efeito, ainda que se reconheça que as marcas analisadas correspondem a produtos alimentícios de diferentes categorias, possível a ocorrência de confusão, ainda que de modo subliminar, uma vez que o público consumidor poderia associar à marca da apelante a sofisticação decorrente do uso de cereais selecionados e produção artesanal presente nos produtos da apelada.
Nesse sentido a conclusão do laudo pericial:
 
"Conforme supracitado, nenhum dos pedidos, e mesmo o registro da Requerida junto ao INPI, é apto a legitimar o uso do elemento nominativo "Santo Grão" nas embalagens do produto "arroz", por ela industrializado e comercializado, por infração ao registro n° 825231426, de titularidade da Requerente, na medida em que o "arroz" é afim ao "café" (grãos), o que pode causar confusão, na mente do consumidor, quanto à origem dos produtos.
"É, pois, preciso deixar claro que, embora um consumidor possa não adquirir "arroz" pensando que esteja adquirindo "café", por certo, a utilização do mesmo elemento nominativo "Santo Grão", nestes produtos afins (grãos), leva-o a pensar estar adquirindo um produto de mesma origem, do mesmo fabricante, quando na verdade não o é.
"Tal fato, assim, impossibilita que a Requerida utilize, em seu produto "arroz", o elemento nominativo "Santo Grão", ainda que com o acréscimo da expressão "Safra Especial" e de elementos figurativos, sob pena de incorrer em contrafação, com acréscimo de marca alheia já registrada, pois, como mencionado, estes elementos não afastam a possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos.
(..) "Portanto, constatado que a Requerida utiliza o elemento nominativo "Santo Grão" para designar o produto "arroz", objeto da lide apenas com o acréscimo da expressão "Safra Especial" e de elementos figurativos, o Laudo Pericial conclui pela existência de contrafação por reprodução, com acréscimo do registro de marca n° 825231426, de titularidade da Requerente, pois a utilização havida, tendo em vista a afinidade entre os produtos analisados, poderá, efetivamente, induzir o consumidor a erro, quanto à origem" (grifos nossos) (fls. 251⁄253).
 
Ademais, em complementação do laudo pericial, ao responder a manifestação da apelante formulada a fls. 361⁄365, acerca da aplicabilidade do princípio da especificidade, a perita rechaçou a alegação de inexistência de possibilidade de confusão, esclarecendo a metodologia utilizada para pautar a análise técnica:
 
"(..) o Laudo Pericial pautou a existência da contrafação no princípio da afinidade (atividades⁄produtos afins), e na associação de origem, pois embora o consumidor possa não adquirir o produto da Requerida pensando estar adquirindo o produto da Requerente (café por arroz), por certo, a utilização do mesmo elemento nominativo "Santo Grão", nos produtos considerados (afins), possibilita a confusão quanto à origem, o fabricante, o que é igualmente vedado pela Lei de Propriedade Industrial.
"Ademais, somente para constar, o fato de a Requerida existir há mais de 30 (trinta) anos não modifica a conclusão lançada no Laudo Pericial, pois o seu uso do elemento nominativo "Santo Grão" é posterior à Requerente, sendo certo, também, que é perfeitamente possível existir confusão entre produtos artesanais e industriais, pois a diferença entre um e outro, basicamente, é o meio de se chegar ao resultado final" (grifos nossos) (fls. 378⁄379).
 
Registro, ainda, que, em sede de tutela de urgência, deferi efeito suspensivo ao recurso considerando, notadamente, o risco de dano irreparável consistente na retirada do mercado dos produtos da recorrente e, ainda, para mais bem analisar a necessária especificidade que há de orientar o direito de que se cuida, impressionado com o fato de que o registro que possui a recorrida em relação à marca "Santo Grão" fora depositado, em 2003, em relação ao produto café, mas na classe 30, que engloba uma série extensa de produtos que, muitos deles, não possuem qualquer afinidade e, ainda, não são comercializados pela demandante, Black River Café Ltda.
Sobrelevei, também, fato que se pode extrair diversidade entre o conjunto-imagem (trade dress) das marcas apresentadas ao mercado consumidor, registrando-se no acórdão recorrido passagem da prova pericial realizada no sentido de que:
"É, pois, preciso deixar claro que, embora um consumidor possa não adquirir "arroz" pensando que esteja adquirindo "café", por certo, a utilização do mesmo elemento nominativo "Santo Grão", nestes produtos afins (grãos), leva-o a pensar estar adquirindo um produto de mesma origem, do mesmo fabricante, quando na verdade não o é.
"Tal fato, assim, impossibilita que a Requerida utilize o elemento nominativo "Santo Grão", ainda que com o acréscimo da expressão "Safra Especial" e de elementos figurativos , sob pena de incorrer em contrafação, com acréscimo de marca alheia já registrada, pois, como mencionado, estes elementos não afastam a possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos.
 
À fl. 579 do recurso de apelação, pode-se ter uma ideia daquilo que o perito teria referido como "elementos figurativos" diferentes entre as marcas, tendo a parte inserido imagens relativas aos produtos comercializados e que foram objeto de análise na origem, confirmando-se a existência de suficiente diversidade no seu trade dress .
O acórdão recorrido confirma, por outro lado, que o produto da recorrida, vendido em conhecidas cafeterias franqueadas em locais nobres, notadamente, do Estado de São Paulo, mas também em Curitiba⁄PR, não comungaria do mesmo mercado consumidor dos produtos da recorrente, que beneficia e comercializa arroz (alcançado pela presente ação) e feijão (não alcançado pela presente ação, pois inserido na classe 29, das leguminosas) e os vende em mercado atacadista, afirmando não se verificar a concorrência direta entre os produtos analisados (fl. 635 e-STJ).
Com base no princípio da especialidade, a recorrente sustenta, primeiro, que a recorrida especificou o produto sobre o qual a marca exerceria o seu efeito de exclusividade, qual seja, o café, e, assim, não haveria concorrência desleal em face do produto comercializado pela recorrente, o arroz. Sustenta, ademais, que atua na fabricação, venda e negociação de arroz e feijão desde 1975, adotando a marca Santo Grão para colocar em seu produto.
A marca está voltada a distinguir produtos ou serviços idênticos, certamente, mas também alcança aqueles semelhantes ou afins, isto é o que se extrai do art. 124 da LF 9.278⁄96.
Observada a Classificação de Nice, a classe 30 possui destacada amplidão de produtos, chegando-se a inserir no mesmo âmbito de proteção: gelo, açúcar, arroz, café, mel e condimentos.
A proteção marcária surge como proteção à propriedade, à leal concorrência, à clientela, aos investimentos realizados pelo titular no alcance de determinada qualidade, trazendo, por isso, temperamentos ao livre comércio.
A marca distingue o produto, deixando clara a sua origem e protege o "resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante" (Carvalho Mendonça, apud Michele Copetti, in Afinidade entre marcas: uma questão de Direito , Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, p. 43)
Pode-se presumir, no entanto, presunção esta que se pode dizer em certo grau segura, de que é pouco provável que aquele que produz e comercializa gelo virá a produzir e comercializar açúcar e, ademais, se diferentes titulares compartilharem a mesma marca nominativa de gelo e açúcar, em contendo elas, com sói ocorrer, diferenças figurativas outras, muito provavelmente a clientela de cada qual não concluirá tratar-se da mesma origem.
Ainda assim, tomando-se como único e bastante o critério da classe para a definição da exclusividade, quaisquer pretendentes à utilização de uma determinada marca nominativa atribuída a gelo, estará impossibilitado de comercializar, com a mesma marca nominativa, algo totalmente diverso, como por exemplo mel, condimentos, chá, mesmo que, tomando-se como base pessoas medianamente esclarecidas, não restasse concluir ao mercado consumidor estar-se a tratar do mesmo fabricante, claro, considerando-se uma marca nominativamente idêntica, mas visualmente diversa.
Michele Copetti ensina, com base em magistério de Bertone e Cabanellas de Las Cuevas, que o, " mesmo sinal, ainda que registrado para determinado produto, poderá ser registrado por um terceiro para identificar outra gama de produtos, desde que inexista afinidade com o produto cujo sinal já foi registrado." (op. cit, pp. 38⁄39)
Relembro que esta Terceira Turma - e também a Colenda Quarta Turma - já reconheceram haver afinidade entre produtos incluídos em classes diversas, pois ela, a afinidade, enquanto requisito para a verificação da possibilidade de colidência e desleal concorrência, não se limitaria ao produto, mas, também, aos nichos mercadológicos, espécies de consumidor, veículo de acesso à clientela etc.
Não há dúvida de que os mercados consumidores, na hipótese, são diversos.
A análise da existência de infração ao direito marcário, por outro lado, considera especialmente o tipo de consumidor alcançado pela marca que se diz violada, e a clientela do café "Santo Grão", é preciso destacar, mesmo que por presunção, não confundiria a origem dos produtos ora cotejados.
A marca "Santo Grão", mantida pela autora⁄recorrida, é conhecida e, não se pode negar, tem público por deveras elitizado, estando ligada a cafeterias situadas em locais nobres de São Paulo e, ainda, em Curitiba.
O conjunto-imagem por ela utilizado em nada se assemelha ao conjunto-imagem da marca do arroz beneficiado pela recorrente e representado na apelação, à fl. 579 e-STJ.
Se no seu conjunto-imagem, a marca, como ensina a doutrina ao tratar da sua função publicitária, é composta por: sinal; a relação entre o sinal e os produtos que distingue; e o elemento psicológico, ou seja, a representação da marca na mente dos consumidores, segundo Medrano Soucasse, e se o sinal, na sua completude (considerando-se também o trade dress ), e a representação na mente do consumidor que é alcançado pela marca são bastante díspares, não haverá falar em colidência e, assim, em violação ao direito de exclusiva.
Não se pode concluir que o consumidor da autora, diante de tão diferentes apresentações, que compra o café requintado - como a própria autora o apresenta na inicial - presumiria que o arroz, de marca nominativa igual, mas visualmente diversa, teria a mesma origem do café.
A distintividade, pressuposto e qualidade das marcas, diretamente ligada à novidade e especialidade, tirante a sinonímia, verifica-se na hipótese, pois a confusão que ela procura evitar, ao contrário do quanto reconhecido no acórdão recorrido, não se mostra sequer provável.
Lélio Denicoli Schmidt destaca a importância desta distintividade, afirmando que: " A função básica desempenhada pela marca consiste em seu uso como elemento distintivo. A distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como um sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro."
E continua a sua lição, na obra A distintividade das marcas : secondary meaning, vulgarização e teoria da distância , Ed. Saraiva, São Paulo: 2013, Título III, Cap. II):
A função distintiva prende-se à gênese etimológica da palavra, pois : como assinalam Pontes de MIRANDA e GAMA CERQUEIRA, as marcas devem efetivamente marcar os produtos, para diferenciá-los de outros. Tamanha é a preponderância da função distintiva - ligada à própria razão de ser da marca - que OTAMENDI a aponta na verdade como a única função marcária juridicamente protegida, no que é seguido por vários autores. No dizer de CALLMANN, "a função clássica, aquela de identificação, moldou o Direito de Marcas". De fato, todas as demais funções de certo modo remontam à função distintiva e a secundam, sem operarem isoladamente. Sua correlação com o âmbito de proteção também é bastante pronunciada.
Há divergências, porém, quanto ao real conteúdo da função distintiva. Para Couto GONÇALVES, "a função distintiva desdobrar-se-ia numa função-meio, a função de identificar (no sentido formal) os produtos e serviços entre si, e numa função-fim, a função de distinguir (no sentido substancial) a proveniência dos produtos ou serviços".
 
As marcas analisadas possuem cunhos visuais próprios.
Os produtos por elas comercializados possuem mercados consumidores diversos.
Porque a ação é de infração a direito marcário, a análise da clientela há de ser considerada em seus aspectos próprios e particulares. Os clientes da autora levam em conta a qualidade destacada e a distinta procedência dos produtos adquiridos a ponto de aceitar pagar valores bem superiores àqueles em média cobrados pelo produto (café) no mercado para obtê-lo. Seus consumidores não se confundiriam a ponto de imaginar que o arroz "Santo Grão" provém da mesma origem do que o café, vendido na badalada Rua Oscar Freire, em São Paulo.
Há uma estreita vinculação das marcas com o marketing e este com a necessidade dos seus específicos consumidores.
O Café "Santo Grão" e, por assim dizer, a marca titularizada pela autora mantém um estreito diálogo com determinadas necessidades de sua clientela.
Os estímulos recebidos pelo seu especifico mercado não serão os mesmos dos recebidos pelos clientes de outras marcas de café e, ainda, de outros produtos que não se colocam no mesmo nicho mercadológico, não havendo, assim, risco de confusão.
Marcos Rocha e Sérgio Inácio ao tratarem da relação entre as marcas e o comportamento dos consumidores, destacam que:
"(...) o processo de compra se inicia quando o consumidor percebe que tem um problema que precisa ser equacionado, problema este que surgiu pela constatação de uma necessidade não satisfeita, que pode ter sido gerada por um estímulo interno ou externo. Desse ponto começa o processo de compra, no qual destacamos: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. Em todas essas fases há influência da marca.
Quando tenho fome estou com uma necessidade interna, e um simples prato de arroz com feijão pode resolver meu problema, porém eu posso desejar um prato de estrogonofe, o que seria um desejo. As marcas trabalham os desejos, por isso eu desejo ter uma Ferrari amarela para resolver meu problema de locomoção de minha casa ao trabalho em vez de um simples carro 1.0. ( in Gestão estratégica de Marcas , 1ª ed., Ed. Saraiva, São Paulo: 2017, Coleção Marketing em tempos modernos, Item 2.5)
 
Não se quer com isso dizer que o consumidor do café e dos serviços da recorrida não possa ser consumidor do arroz da recorrente, mas que em efetivamente o sendo ele não adquirirá o arroz "Santo Grão" por engano, mas por convicção.
Uma vez mais lanço mão dos ensinamentos de Michele Copetti, que defende: " proteger os titulares da marca dentro dos limites do princípio da especilidade não significa que este seja absoluto, tanto que a lei estabelece a exceção ao princípio da especialidade àquelas marcas registradas cujo renome transcende seu segmento de mercado original , assegurando-lhe proteção especial em todas as classes, conforme artigo 125 da Lei 9.279⁄96 (...)"
Registro causar algum assombro constatar que produtos como arroz e feijão (ambos produzidos pela recorrente), cada qual, respectivamente, inserto nas classes 30 e 29, poderem ser produzidos e comercializados com marcas iguais por titulares diversos, quando, em verdade, os segmentos de mercado seriam os mesmos.
É, aliás, comum que, aquele que produz e comercializa arroz, produza e comercialize feijão. Ainda assim, por estarem em classes diversas, em princípio, a mesma marca de titulares diversos poderia conviver, acaso observado, apenas, o critério da Classificação de Nice.
Se o ponto relevante é, eventualmente, o gênero dos produtos, como por exemplo o fato de arroz ser um cereal e feijão uma leguminosa, o café é fruto, não se mostrando, assim, presumivelmente, afim ao arroz.
O Código de Propriedade Industrial de Portugal, lembra a já tão nominada doutrinadora, previu, no art. 245.2.a, que produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe (Nice) podem não ser considerados afins e, no art. 245.2.b, que aqueles que não estejam na mesma classe podem, ainda assim, vir a ser considerados afins, não tendo a lei 9.279⁄96 disposto acerca da apuração da afinidade na mesma ou em outra classe.
Informa, ela, também, que, assim como para Portugal, a Convenção do Benelux para a Propriedade Intelectual prevê que a classificação não constitui regra para a apreciação da similitude de produtos e serviços.
O discrímen, pois, no seio de ação a analisar a presença efetiva de uma infração a direito marcário, entendo, é, além da afinidade dos produtos (que pode ou não estar dentro da mesma classe), especialmente a possibilidade de o mercado consumidor, notadamente a clientela daquela que titulariza a marca que se diz afrontada, vir a, enganando-se, adquirir determinado produto como se fosse produzido pela titular registral, o que, entendo, não se confirma na espécie.
Denis Borges Barbosa enfatiza que: "Não se pode eficazmente comparar uma marca e outra para se determinar a eventual violação de direitos, sem levar em conta o sistema das representações "no mercado pertinente", organizado como uma subestrutura diferenciada." ( in A Proteção das Marcas: Uma perspectiva Semiológica" , Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2017, p. 45)
Por fim, o fato de a demandante possuir, também, o registro da marca "Santo Grão" para serviço, notadamente de café e restaurante, não tolhe a coexistência das marcas apenas nominativas iguais das litigantes, pois não há presumir-se que, só porque, eventualmente, a recorrente possa servir arroz no cardápio do restaurante, estaria a induzir ao mercado consumidor que poderia  vendê-lo, também, no mercado atacadista.
Diante destas considerações, por não vislumbrar, com o material que se encontra no acórdão e nas alegações das partes, violação ao direito da marca da demandante, tenho por afrontado na espécie o inciso XIX do art. 124 da LF 9.278⁄96, não havendo conflito marcário a ser coibido, razão porque julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.
Diante da improcedência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
 
 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
Número Registro: 2017⁄0263325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.782.216 ⁄ SP
 
Números Origem:  01154431020118260100  1154431020118260100  1610120120269425  5830020111154438
 
 
PAUTA: 08⁄10⁄2019 JULGADO: 08⁄10⁄2019
   
Relator
Exmo. Sr. Ministro  PAULO DE TARSO SANSEVERINO
 
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
 
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
 
Secretário
Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO
 
AUTUAÇÃO
 
RECORRENTE : RUSTON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT  - SP147224
  PAULINE NADIR RATTO E OUTRO(S) - SP290819
RECORRIDO : BLACK RIVER CAFE LTDA - EPP
ADVOGADOS : FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO E OUTRO(S) - SP184090
  PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA  - SP257958
  EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP306243
 
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual ⁄ Industrial - Marca
 
CERTIDÃO
 
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
 
Após o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, dando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada a Sra. Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.
 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.216 - SP (2017⁄0263325-7)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : RUSTON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT  - SP147224
  PAULINE NADIR RATTO E OUTRO(S) - SP290819
RECORRIDO : BLACK RIVER CAFE LTDA - EPP
ADVOGADOS : FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO E OUTRO(S) - SP184090
  PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA  - SP257958
  EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP306243
 
VOTO-VISTA
 
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:
 

Cuida-se de recurso especial interposto por RUSTON ALIMENTOS LTDA, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de marca e indenizatória, ajuizada por BLACK RIVER CAFÉ LTDA - EPP em face da recorrente, por meio da qual postula a cessação da utilização da expressão SANTO GRÃO, por ela registrada junto ao INPI.

Sentença: julgou procedentes os pedidos, para “condenar a ré na abstenção de comercialização e publicidade de produtos da marca Santo Grão, bem como de sua retirada imediata do mercado, sob pena de multa diária de R$ 590,00, limitada a RS 100000,00, além de indenização por dano moral e material” (e-STJ fl. 531) a serem apurados em liquidação de sentença.

Acórdão recorrido: deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, para afastar a condenação por danos morais.

Embargos de declaração: interpostos por ambas as partes, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 535 do CPC⁄73; 124, XIX, 128, 129, § 2º, da Lei 9.279⁄96; e 4º do CDC. Além de negativa de prestação jurisdicional, aduz que o âmbito de proteção de uma marca é delimitado pelo princípio da especialidade e pela noção de afinidade entre os produtos ou serviços comercializados. Assim, na medida em que seu produto (arroz) possui público consumidor distinto daquele designado pela marca da recorrida (café), é possível a convivência entre os sinais. Assevera que há sensível diferença entre o trade dress de seus produtos e os da recorrida. Afirma que o registro marcário para a expressão SANTO GRÃO foi concedido em desacordo com as normas da LPI.

Voto do e. Min. Relator: dá provimento ao recurso especial, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na sessão de julgamento realizada em 8⁄10⁄2019, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

É O BREVE RELATÓRIO.

 

Relembro que o propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o uso da expressão SANTO GRÃO, pela recorrente, viola direitos de propriedade industrial da recorrida.

 

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Verifica-se, da leitura das razões recursais, que não foi apontado, especificamente, em qual dos incisos do art. 535 do CPC⁄73 estaria albergado o vício em que teria incorrido o acórdão recorrido.

Como é cediço na jurisprudência desta Corte, a alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC⁄73 atrai a incidência do entendimento consagrado na Súmula 284⁄STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.

Todavia, ainda que superado referido óbice, constata-se que a prestação jurisdicional dada pelo Tribunal a quo corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. A Corte se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei.

Desse modo, a alegação da recorrente, no sentido de que teria havido defeito na prestação jurisdicional, não comporta acolhida.

 

2. DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ

Tanto a sentença quanto o acórdão recorrido fundamentaram suas conclusões no laudo técnico elaborado pelo perito designado pelo juízo de primeiro grau.

Consoante se depreende da leitura do aresto impugnado, o TJ⁄SP, a par de reconhecer que os produtos designados pela expressão SANTO GRÃO (arroz e café) integram categorias diversas, concluiu que tal fato não afasta a possibilidade de confusão por parte do público consumidor, uma vez que este “poderia associar à marca da [recorrente] a sofisticação decorrente do uso de cereais selecionados e produção artesanal presente nos produtos da [recorrida]” (e-STJ fl. 633).

A perícia atestou, como se pode verificar da transcrição do laudo constante no acórdão, que o uso do elemento nominativo SANTO GRÃO nas embalagens do arroz industrializado e comercializado pela recorrente infringe o registro marcário de titularidade da recorrida, “na medida em que o 'arroz' é afim ao 'café' (grãos), o que pode causar confusão, na mente do consumidor, quanto à origem dos produtos” (e-STJ fl. 634).

Também constou que, “embora um consumidor possa não adquirir 'arroz' pensando que esteja adquirindo 'café', por certo, a utilização do mesmo elemento nominativo 'Santo Grão' nestes produtos afins (grãos), leva-o a pensar estar adquirindo um produto de mesma origem, do mesmo fabricante, quando na verdade não o é” (e-STJ fl. 634, com destaque no original).

O expert constatou, outrossim, que o uso da expressão SANTO GRÃO pela recorrente é posterior à concessão do registro marcário à recorrida (e-STJ fl. 635).

A partir desse desenho do quadro fático feito pelos juízos de origem, bem como do exame procedido acerca do contexto, das características e das particularidades da inserção dos produtos em conflito no mercado, impõe-se reconhecer, com a devida vênia do e. Min. Relator, a incidência do óbice da Súmula 7⁄STJ, pois não se teria como alterar as conclusões alcançadas sem derruir tais premissas, assentadas a partir do exame do acervo probatório dos autos.

Por oportuno, vale consignar a existência de diversos precedentes de ambas as turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte no sentido de que as premissas que conduziram às conclusões acerca da ocorrência ou não de confusão no público consumidor são inviáveis de revolvimento em sede de recurso especial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 7⁄STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 182⁄STJ.
[...]
3. Tendo a Corte local, ao apreciar o contexto fático-probatório dos autos, concluído que as empresas possuem atividades semelhantes capazes de causar confusão nos consumidores, não há como esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7⁄STJ .
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 595.424⁄DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA , julgado em 22⁄11⁄2016, DJe 29⁄11⁄2016)
 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. COLISÃO DE MARCAS. 1. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC⁄73. 2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 4. CARÁTER AUTÔNOMO OU PREPARATÓRIO DA CAUTELAR. FALTA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. 5. LEI Nº 9.279⁄96. MARCAS MISTAS "SIM RADIOSAT" E "SIM TV". COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL EM RAZÃO DA SIMILITUDE DOS ELEMENTOS GRÁFICOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 6. FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 7. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. O acórdão estadual, ao analisar os elementos gráficos das marcas mistas "SIM RADIOSAT" e "SIM TV", concluiu que a similitude entre elas é apta a causar confusão nos consumidores, o que impede nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, que não pode ser considerada uma terceira instância recursal (Súmula nº 7 do STJ) .
[...]
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1421365⁄RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA , julgado em 13⁄09⁄2016, DJe 14⁄11⁄2016)
 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C⁄C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA
1. A reforma do entendimento da instância ordinária e entender pela ausência de confusão entre as marcas, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7⁄STJ .
2. A incidência do referido óbice impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a instância ordinária.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 989.275⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA , julgado em 24⁄06⁄2019, DJe 28⁄06⁄2019)

 

4. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

 
 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
Número Registro: 2017⁄0263325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.782.216 ⁄ SP
 
Números Origem:  01154431020118260100  1154431020118260100  1610120120269425  5830020111154438
 
 
PAUTA: 08⁄10⁄2019 JULGADO: 22⁄10⁄2019
   
Relator
Exmo. Sr. Ministro  PAULO DE TARSO SANSEVERINO
 
Relatora para Acórdão
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
 
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
 
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
 
Secretário
Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO
 
AUTUAÇÃO
 
RECORRENTE : RUSTON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT  - SP147224
  PAULINE NADIR RATTO E OUTRO(S) - SP290819
RECORRIDO : BLACK RIVER CAFE LTDA - EPP
ADVOGADOS : FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO E OUTRO(S) - SP184090
  PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA  - SP257958
  EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP306243
 
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual ⁄ Industrial - Marca
 
CERTIDÃO
 
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
 
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, a Terceira Turma, por maioria, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Documento: 1874121 Inteiro Teor do Acórdão - DJe: 29/10/2019
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