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9 de Agosto de 2022
  • 2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp XXXXX SP 2018/XXXXX-4

Superior Tribunal de Justiça
há 4 anos

Detalhes da Jurisprudência

Processo

Publicação

Relator

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Documentos anexos

Decisão MonocráticaSTJ_ARESP_1279027_2e22d.pdf
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Decisão

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.279.027 - SP (2018/0087538-4) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : NETO E GUTIERRES RESTAURANTE - EIRELI ADVOGADO : RUBENS CLEISON BAPTISTA E OUTRO (S) - SP160556 AGRAVADO : PORTOROSE PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO (S) - SP122941 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. SEMELHANÇA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DANO IN REPSA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por Neto e Gutierres Restaurante - Eireli contra decisao do Tribunal de Justiça de São Paulo que não admitiu o recurso especial manejado em desfavor de acórdão proferido nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 412): PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 1900 - MILLENOVECENTO PIZZERIA. RÉU QUE FEZ ASSOCIAÇÃO INDEVIDA À MARCA DA AUTORA AO SE UTILIZAR DO SIGNO 1600 - MILESEISCENTOS BEEF e PIZZA. PEDIDO INIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A ré, ao evidenciar o uso fonético do algarismo mil em italiano (mille ou mile) em sua logomarca, criou, evidentemente, associação indevida com a marca da autora, anterior e que goza de prestígio pela tradição na cidade de São Paulo. Este uso fonético e gráfico da marca, ambos idealizados pela autora, foi reproduzido pelo réu, que assim fez constar em sua logomarca os mesmos vocábulos utilizados pela autora 1600 Mileseiscentos. A adoção de numeral diverso 1600, e não 1900, não tem o condão de afastar a associação indevida, que, embora sutil, pode ocasionar risco de confusão perante consumidores, que poderão questionar se a marca 1600 Pizza e Beef seria também empresa integrante do grupo 1900 Pizzeria. O réu emprega ainda em sua identificação cores semelhantes que remetem o consumidor ao passado, assim como ocorre com a marca da autora. Também identifica o signo numérico pela lingua italiana mile, o que não tem nada a ver com o número do seu telefone. Tudo denota o propósito de tirar proveito do nome criado pela autora e que se destaca no mercado de São Paulo. É espécie de concorrência parasitária, ou seja, aquela que pega carona na marca consagrada para tirar proveito. Essa concorrência ilícita ocorre mesmo quando não há semelhança de produtos entre os concorrentes, porque o que visa o ilícito é associar o seu negócio a outro conhecido e bem conceituado pelos consumidores. Não importa, por isso, o fato de que o réu também tem em seu cardápio outros produtos. Danos morais. O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo em face dos seus consumidores. Reparação fixada na quantia de R$ 30.000,00. Danos materiais. Reparação por lucros cessantes, apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, da Lei nº 9.279/96. Considerando-se a obrigação alternativa estabelecida no referido dispositivo legal, permite-se a modificação do critério antes escolhido na petição inicial da liquidação, segundo entendimento do STJ. Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como para determinar a abstenção do uso da marca 1600 Beef e Pizza. Nas razões do apelo nobre (e-STJ, fls. 202-213), fundamentado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, o insurgente apontou divergência jurisprudencial e violação dos arts. 124, II, da Lei n. 9.279/1996 e 6º da Convenção da União de Paris. Afirmou que, como os algarismos não são passíveis de registro de marca, ou seja, sobre eles não há direitos de propriedade, e os logotipos são diversos, não há lógica em estender direitos de propriedade àquilo que a lei aponta como domínio público. Ressaltou, ainda, que não é nem um pouco original o uso do idioma italiano em nomes de pizzarias em São Paulo. Contrarrazões apresentadas às fls. 226-246 (e-STJ). O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob os fundamentos de não demonstração da alegada ofensa aos dispositivos legais arrolados e de incidência da Súmula 7/STJ. Irresignado, o recorrente apresenta agravo refutando os óbices apontados pela Corte. Contraminuta às fls. 263-267 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. No caso, o Tribunal de Justiça, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que se mostram presentes os requisitos a autorizar a confusão e colidência entre as marcas, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 187-199): A autora mantém várias pizzarias na cidade de São Paulo, cujos estabelecimentos, desde 1983, foram nomeados 1900 Pizzeria. Registrou, inclusive, junto ao INPI, a marca 1900 Millenovecento Pizzeria, em diversas classes voltadas ao ramo de alimentação. Ocorre que o réu passou a atuar, no mesmo ramo de mercado, com a marca, ainda não registrada, 1600 Mileseiscentos Beef e Pizza. Afirmou que a escolha da marca se deu há quinze anos e decorreu de alusão ao número de telefone do estabelecimento 4192-1600. A autora, como se viu nos autos, possui diversos registros da marca 1900 Millenovecento Pizzeria junto ao INPI. Garantiu-se a exclusividade no registro da marca mista e também nominativa (fls. 32). A ré, ao evidenciar o uso fonético do algarismo mil em italiano (mille ou mile) em sua logomarca, criou, evidentemente, associação indevida com a marca da autora, anterior e que goza de prestígio pela tradição na cidade de São Paulo. Conquanto a Lei nº 9.279/96 não garanta o registro de algarismos como marca, nos termos do art. 124, inc. II, o referido dispositivo tem como registrável algarismos dotados de forma distintiva e não é por outra razão que à autora foi concedido o uso exclusivo da marca, que se notabilizou, primordialmente, pelo uso da língua italiana na pronúncia do número 1900, seguida da palavra pizzaria também na língua italiana pizzeria. Este uso fonético e gráfico da marca, ambos idealizados pela autora, foi reproduzido pelo réu, que assim fez constar em sua logomarca os mesmos vocábulos utilizados pela autora 1600 Mileseiscentos. A adoção de numeral diverso 1600, e não 1900, não tem o condão de afastar a associação indevida, que, embora sutil, pode ocasionar risco de confusão perante consumidores, que poderão questionar se a marca 1600 Pizza e Beef seria também empresa integrante do grupo 1900 Pizzeria. O réu emprega ainda em sua identificação cores e motivos semelhantes que remetem o consumidor ao passado, assim como ocorre com a marca da autora. Também identifica o signo numérico pela língua italiana (mile), o que não tem nada a ver com o número do seu telefone. Tudo denota o propósito de tirar proveito do nome, fama e mercado criado pela autora, que é muito conhecida em São Paulo. É espécie de concorrência parasitária, ou seja, aquela que pega carona na marca consagrada para tirar proveito. Essa concorrência ilícita ocorre mesmo quando não há semelhança de produtos entre os concorrentes, porque o que visa o ilícito é associar o seu negócio a outro conhecido e bem conceituado pelos consumidores. Não importa, por isso, o fato de que o réu também tem em seu cardápio outros produtos. Ademais, em pesquisa junto ao Google, não são constatadas pizzarias que se utilizem de numerais em suas logomarcas. As únicas existentes são efetivamente a autora e o réu. Daí se confirma, portanto, a distintitividade da marca da autora, que não pode se ver associada ao signo do réu, que, ainda que atue em cidade diversa Barueri, certamente recebe também clientes da autora em virtude do estabelecimento situado na proximidade da capital. Estas circunstâncias, acima referidas, somadas, confirmam a concorrência parasitária, segundo os parâmetros firmados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa ideia de estar adquirindo produto/serviço outro. O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Códig o Civil, fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto (STJ, REsp nº 1.237.752, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, dj 05.03.15). A aquisição de um produto do réu ocorreria, com memória genérica da marca da autora, por ato decorrente de possível confusão do cliente. E, por isso, vê-se, claramente, concorrência desleal, como esclarece Denis Borges Barbosa: A dimensão da exclusividade das marcas é fixada na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste (Tratado de Propriedade Intelectual, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 465 - negritei). Também afirma Maitê Cecília Fabbri Moro: Um industrial ou comerciante que se utiliza de uma marca para distinguir seus produtos ou um profissional que presta serviços e consegue um certo grau de conhecimento do público quanto ao seu produto ou atuação tem maior interesse em que sua marca não seja confundida com outras semelhantes. Aceita a concorrência, mas não a concorrência desleal. Além disso, ao não permitir produtos ou serviços passíveis de confusão com os seus, o industrial, comerciante ou prestador de serviços, indiretamente, beneficia seu consumidor e o público em geral, os quais não terão problemas em identificar os produtos de sua preferência (Direito de Marcas, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 62). Assim, como seria natural, poderia a autora zelar pela integridade de sua marca, que está diretamente relacionada com o direito à imagem previsto na Constituição Federal. Sendo assim, deve ser assegurado o direito da recorrente de manter sua marca preservada de qualquer associação com serviços e produtos por ela não fornecidos e cuja qualidade não pode atestar ou fiscalizar (STJ, REsp nº1.450.143/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, dj 19.08.14, negritei). A prova dos autos revela sem esforço a reprodução pelo réu da logomarca da autora, com vistas à associação indevida, o que evidencia aos olhos até mesmo do leigo o propósito induvidoso de se aproveitar do nome e do conceito que a autora adquiriu no mercado ao longo de anos em típica manifestação de concorrência parasitária e, portanto, desleal. Confirmada a concorrência desleal, devem ser examinadas as pretendidas reparações por danos morais e materiais. O nome e a marca, segundo aplicação do art. 52 do Código Civil, devem ser protegidos. Evidentemente que acabam por ter outra dimensão protetiva, diferente daquela atribuída às pessoas naturais, pois eventual violação poderá afetar a credibilidade da empresa junto aos clientes e credores, que poderão não fazer a distinção entre as duas empresas concorrentes. É como bem pontuam Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza, Maria Celina Bodin de Moraes: A Lei Maior assegura proteção aos nomes de empresas ( CF, art. , inc. XXIX); a expressão 'nome de empresa' empregada pela Constituição deve abarcar a identificação legal de toda e qualquer pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos. Contudo, a lei, 'ao resguardar a exclusividade do emprego do nome empresarial pelo seu titular, está preservando dois interesses fundamentais do empresário: sua clientela (um dos atributos da empresa) e seu crédito' (assim, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, A Pessoa Jurídica, pp. 83 e ss). Eventual violação, portanto, em regra, s erá de ordem patrimonial, não se confundindo com a proteção ao nome da pessoa humana, esta sim refletora de aspectos da personalidade diretamente relacionados à dignidade, como a imagem e a identidade. O direito ao nome da pessoa jurídica, tendo em vista sua finalidade de impedir a usurpação de clientela e a concorrência parasitária, não se restringe ao nome empresarial, sob a denominação ou firma, mas abrange também o título do estabelecimento e as marcas de produtos ou serviços (Código Civil Interpretado, Ed. Renovar, Vol. I, 2004, p. 134-135 - LP - XXXXX-07.2015.8.26.0003 - página 9/17 negritei). [...] Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o uso indevido da marca da autora, marca pela qual era conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação do art. 52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta, portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo que o rompimento da exclusividade da marca, ato por si só considerado, já representou dano moral à autora, que ficou privada da tutela da respectiva identidade no mercado, tutela esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial. Neste sentido já decidiu o Tribunal pelo voto do Desembargador Enio Zuliani: [...] Não se pode olvidar, ainda, que o infrator se utiliza da marca alheia com o fim de obter lucros, que, muitas vezes, são maiores até mesmo do que a reparação concedida. Deixar de presumir o dano nessas hipóteses representa assegurar ao autor do ilícito lucro indevido. Diante deste quadro, surgiu a teoria dos ilícitos lucrativos, que busca minimizar os prejuízos sofridos pela vítima, através da reparação dissuasória, sabido que o ofensor, geralmente, se vale da pouca significância das reparações concedidas para potencializar seus lucros, circunstância que é considerada pelo ofensor, visto que os lucros auferidos podem ser superiores aos eventuais prejuízos a serem ressarcidos, o que pressupõe uma visão econômica desta dinâmica (Daniel de Andrade Levy, Responsabilidade Civil De um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, Ed. Atlas, 2012, p. 108). O dano sofrido pelo titular da marca utilizada indevidamente alcança ainda outra dimensão. É que se coloca a marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo em face dos seus consumidores. Não se cuida de admitir a indenização punitiva, mas, em face da realidade que se apresenta, deve-se admitir que o dano efetivamente ocorreu pelo uso indevido da marca. Os atos ofendem direitos intangíveis da titular da marca, independentemente da prova de qualquer diminuição patrimonial da vítima. Outra solução assegura o que a doutrina moderna denomina ilícito lucrativo. Diante disso, revela-se justificada a concessão de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. Pediram os autores reparação por lucros cessantes, em liquidação de sentença, com fundamento no art. 210, da Lei nº 9.279/96. Considerando-se a obrigação alternativa estabelecida no referido dispositivo legal, poderá a autora determinar o critério de liquidação mais adequado por ocasião da petição inicial da liquidação (REsp nº 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, dj 03.06.14). Sobre a imposição severa de prova do prejuízo sofrido pela vítima da concorrência desleal, o que não pode ser admitido, vale o registro da doutrina de Gama Cerqueira: A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízos exigi-la com muita severidade. Os delitos de contração de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal [...]. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão [...] Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. [...] O que o bom senso indic a é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. [...] A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do Código Civil, não sendo, pois, necessário, ao nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (Cód. Civil, art. 1059), que se apurarem na execução (Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1956, p. 284-286). Examinando as razões de decidir supracitadas, verifica-se que toda a matéria foi apreciada e solvida à luz dos elementos de fato e de prova coligido aos autos, de modo que a revisão das premissas alcançadas acerca do uso indevido da marca encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL . PROCURAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 7. ACOLHIMENTO. IMPROVIMENTO. 1.- Constatada a presença de procuração em nome do advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição do Agravo Regimental é possível a correção do erro a permitir o exame do recurso interposto. 2.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à inexistência de danos material e moral pelo uso indevido de marca decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Incide nesse ponto a Súmula STJ/7. 3.- Embargos acolhidos. Agravo Regimental improvido. ( EDcl no AgRg no AREsp n. 207.365/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/4/2013, DJe 3/5/2013) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. USO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a concessão de indenização por perdas e danos com base em lucros cessantes, faz-se necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela parte. 2. Rever as conclusões do acórdão impugnado, acerca da ausência de comprovação do prejuízo advindo do uso indevido da marca da autora, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp n. 111.842/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe 26/3/2013) Constata-se, ainda, que o acórdão assentiu que a hipótese dos autos é de dano in re ipsa. Ao assim decidir, o Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "os prejuízos suportados, nesse contexto, prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação de um direito autônomo, derivando da própria natureza da conduta perpetrada" ( REsp n. 1.661.176/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 10/4/2017) Confira-se a ementa do precedente: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. 1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em 26/8/2016. 2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo graus dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais. 3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 8- Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.661.176/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017) Dessa forma, tendo em vista que a contrafação de marca traduz hipótese de dano in re ipsa, de rigor a incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, por já terem sido fixados no limite máximo. Publique-se. Brasília (DF), 02 de maio de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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