jusbrasil.com.br
1 de Novembro de 2020
2º Grau
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1650531 SC 2017/0018224-0

Superior Tribunal de Justiça
há 3 meses
Detalhes da Jurisprudência
Processo
REsp 1650531 SC 2017/0018224-0
Publicação
DJ 06/08/2020
Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Decisão

RECURSO ESPECIAL Nº 1650531 - SC (2017/0018224-0) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RECORRENTE : ARTEGRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRELHAS E ESPETOS LTDA - ME ADVOGADO : HUGO LEONARDO PEREIRA LEITÃO E OUTRO (S) - SC018279 RECORRIDO : OS MESMOS RECORRIDO : ARTE CALHAS LTDA - EPP ADVOGADO : MÁRCIO ANDRÉ DECARLE E OUTRO (S) - SC024518 INTERES. : IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO. MARCA. INPI. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANTERIORIDADE DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO EM USO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A REFORMA PRETENDIDA PELA RECORRENTE DEMANDA, NECESSARIAMENTE, A REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, NESTA SEARA RECURSAL ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INPI NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão prolatado pelo egrégio TRF da 4a. Região, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO. MARCA. INPI. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANTERIORIDADE DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO EM USO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. O registro da propriedade industrial tem por objetivo proteger as invenções, modelos e marcas, a fim de garantir a livre concorrência e a concorrência empresarial. 2. A proteção à marca pela Lei no. 9.279/96 não é absoluta, pois - segundo o princípio da especialidade ou da especificidade - a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros (ressalvada unicamente as situações de marca de alto renome ou notoriamente conhecida), o que é o caso dos autos. 3. Caso em que deve ser assegurado o direito de precedência ao registro previsto no art. 129, § 1o., da Lei 9.279/96, eis que demonstrado o uso anterior de título de estabelecimento, não sendo registrável a marca, com base na vedação contida no art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial. 4. Apelação provida (fls. 627). 2. Houve oposição de Aclaratórios, os quais restaram parcialmente providos para fins de prequestionamento. Eis a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste vício quando o julgado decide fundamentadamente sobre as questões suscitadas no recurso, sendo inviáveis os embargos declaratórios para o reexame da matéria já decidida. 2. Acolhida a pretensão de prequestionamento, para evitar que a inadmissibilidade dos recursos às instâncias superiores decorra exclusivamente da ausência de menção expressa aos dispositivos tidos pela parte como violados, que tenham sido implicitamente considerados no acórdão, por serem pertinentes à matéria decidida. 3. Em suas razões recursais especiais (fls. 732/762), o INPI apontou a violação dos arts. 124, V e XIX, 129, § 1o., 165 e 166 da Lei 9.279/1996. 4. Após a apresentação de contrarrazões, o Apelo Raro foi admitido pela Presidência do Tribunal de origem (fls. 863). 5. É o relatório. 6. Na hipótese dos autos, em que se discute a notoriedade da marca, a proteção do nome comercial e a anulação do ato administrativo do registro no INPI, o egrégio Tribunal Regional assim decidiu: A bem da verdade a controvérsia reside essencialmente em determinar se quando do registro no. 901.954.527 havia a incidência de alguma vedação legal, dentre as previstas no art. 124 da Lei de Propriedade Industrial. O registro da propriedade industrial tem por objetivo proteger as invenções, modelos e marcas, a fim de garantir a livre concorrência e a concorrência empresarial. (...). Segundo entendimento pacificado no âmbito do STJ, a proteção à marca pela Lei no. 9.279/96 não é absoluta, pois - segundo o princípio da especialidade ou da especificidade - a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros (ressalvada unicamente as situações de marca de alto renome ou notoriamente conhecida) - o que é o caso dos autos. Nesse sentido: (...). A parte autora/reconvinda inicialmente atuava no ramo da indústria e comércio de confecções de artigos de vestuário, sob denominação social de: ILG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., iniciando suas atividades em 02/06/2003 (Evento 1 - CONTRSOCIAL3 e CONTRSOCIAL4). Posteriormente, por meio de sua 1a. Alteração Contratual (Evento 1 - CONTRSOCIAL5 e CONTRSOCIAL6), alterou o seu ramo de atividade para fabricação de grelhas e espetos para churrasco; comércio atacadista de grelhas e espetos para churrasco, passando a utilizar a denominação social ARTEGRILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRELHAS E ESPETOS LTDA - ME., a partir de 27 de junho de 2008, ocasião em que se procedeu à entrada de novos sócios e retirada dos sócios antigos. Procedida a alteração, a parte autora requereu o registro da marca 'ARTEGRILL' junto ao INPI em 15/09/2009, sendo o registro concedido na classe 35 em 12/06/2012, sob no. 901.954.527. Por sua vez, a ré/reconvinte foi criada em 01/03/1995, sob denominação social de ARTE CALHAS LTDA EPP, tendo atuado desde então no ramo de fabricação de artigos de metal terrosos e não ferrosos, especialmente calhas, coifas, dutos, tanques e churrasqueiras (Evento 26 - PROCADM2), em fevereiro de 2005 a sociedade alterou seu título do estabelecimento (nome fantasia) para ARTEGRILL junto à Receita Federal (CNPJ). O registro da marca 'ARTEGRILL' perante o INPI foi postulado em 18/05/2010, sendo deferido em 09/04/2013, sob ne 902.612.433, na classe 11. Alega a parte apelante que se utiliza da denominação 'ARTEGRILL' desde o ano de 2005, enquanto a parte autora somente realizou a alteração da razão e objeto social no ano de 2009, razão porque deve ser aplicada a anterioridade prevista no § 1o. do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial. Afirma a apelante que são provas incontestes apresentadas: - Jornais de Circulação na Região (desde 2004); - e-mail [email protected] com.br (desde 2006); - Guia Nossa Lista (desde 2006); - Revista Nossa Santa Catarina (desde 2007); - Guia Fácil (desde 2008); - Informativo SINDUSCON (desde 2010); - Revista Destaque Imobiliário (desde 2010); - Panfletagens (desde 2004); - Site de internet. Trata-se de definir se a utilização de título de estabelecimento (nome fantasia) anterior enquadra-se no direito de precedência previsto no art. 129, § 1o. ('Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro'), da Lei 9.279/96, razão porque deveria ser anulado o registro nQ 901.954.527 de propriedade da autora/reconvinda e mantido o registro da ré/reconvinte/apelante (no. 902.612.433). Conforme a apelante, o registro da marca da parte autora violaria o disposto no art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial: (...). Incontroverso nos autos a anterioridade da denominação social 'ARTEGRILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRELHAS E ESPETOS LTDA-ME' na Junta Comercial e no registro da marca 'ARTEGRILL', perante o INPI. Entendeu o julgador a quo que a autora/reconvinda não agiu de má-fé ao postular a utilização do nome 'ARTEGRILL' como denominação social e marca, tendo em vista que o título de estabelecimento não goza da mesma proteção do nome empresarial e da marca. Assim, tendo a empresa autora/reconvinda buscado primeiro o registro na JUCESC e INPI, deve a ela ser assegurada a garantia do uso da marca. Importa consignar aqui que o INPI equivocou-se ao não examinar primeiro as razões para decretação de nulidade do registro anterior. Veja-se que o parecer técnico anexado (Evento 22 - PARECERTEC2) fundamenta-se no fato do registro da 1a. Alteração Contratual da autora ser anterior ao depósito do pedido de registro da marca pela ré, o que violaria o inciso V do art. 124 da LPI. Concluiu o INPI que o pedido violou o inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que o registro apontado pela Autora possui precedência em relação ao registro atacado. Ou seja, não houve o exame da validade do registro mais antigo, frente ao direito de precedência previsto no art. 129, § 1o. da LPI, na medida em que haveria o uso prévio da marca pela ré/reconvinte. Sobre o direito da precedência de registro, consignou o julgador: (...). Diferentemente do exposto na origem, entendo que restou suficientemente demonstrada a anterioridade do uso da marca 'ARTEGRILL' pela ré/reconvinte, isso porque, além da sua inclusão documental no CNPJ como título do estabelecimento/nome fantasia, a parte anexou ainda encarte publicitário de 2004, contrato datado de 2006, uma série de informes publicitários de 2007, lista telefônica de 2008, todos utilizando-se da marca em data anterior à 1a. Alteração Contratual da autora/reconvinda. Sobre o documento do Evento 51 - OUT2, de empresa supostamente de propriedade do sócio administrador da autora/reconvinda, Sr. José Wolmes Marques Salvan, trata-se apenas de um 'pedido' realizado para uma empresa chamada ARTEGRILL no ano de 1999, não há sequer indicação do CNPJ desta empresa ou qualquer comprovação do vínculo do sócio com ela. No que se refere às declarações anexadas ao Evento 69 - DECL2, não há como extrair possível validade ao seu conteúdo, posto que nas datas indicadas a empresa de CNPJ nQ 05.768.244.000/32 (ainda sob denominação social de ILG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) sequer atuava no ramo de instalação e montagem de churrasqueiras, mas em atividades ligadas à indústria e comércio de artigos de vestuário. A alteração do ramo de atividades somente ocorreu com o ingresso dos sócios Marcelo Ramos e José Wolmes Marques Salvan, mediante a retirada das sócias antigas. Ainda que o sócio administrador José Wolmes Marques Salvan atuasse antigamente no ramo de fabricação de churrasqueiras, a Lei de Propriedade Industrial não foi criada para proteger a pessoa física, mas sim a sociedade empresarial que corre o risco de ter seu título de estabelecimento utilizado por terceira pessoa. Nesse aspecto, estou por adotar o entendimento jurisprudencial que protege o título de estabelecimento mais antigo, in verbis: (...). Por fim, a Lei 9.279/96 estabelece em seu art. 165 que é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei, o que deve ser declarado. Desta forma, é justo que a sentença proferida na origem seja reformada pelos fundamentos expostos, pois a Lei de Propriedade Industrial instituiu o dever/direito de obter um Registro de marca, ou de manter uma marca já registrada, em razão de seu pré-uso e boa-fé. No caso dos autos, a empresa ré/reconvinte provou que, pelo menos 6 meses antes do pedido de registro formalizado pela autora/reconvinda, utilizava o nome fantasia ARTEGRILL, inclusive como marca, no mesmo ramo de atuação do qual a autora/reconvinda posteriormete passou a integrar. Logo, julgo improcedente a lide principal e procedente a reconvenção, devendo ser anulado o registro da Marca 'ARTEGRILL' nQ 901.954.527 em nome da autora 'ARTEGRILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRELHAS E ESPETOS LTDA-ME', bem como deve a autora/reconvinda abster-se de utilizar a marca, providenciando as devidas alterações. Invertidos os ônus sucumbenciais em favor da apelante. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação (fls. 620/625). 7. Nesse contexto, é inviável o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre do INPI, porquanto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, faz-se necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida vedada, em princípio, em sede de Recurso Especial. 8. Ante o exposto, não se conhece do Recurso Especial do INPI. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília, 03 de agosto de 2020. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Relator
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/920702471/recurso-especial-resp-1650531-sc-2017-0018224-0