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1 de Novembro de 2020
2º Grau
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Superior Tribunal de Justiça
há 2 meses
Detalhes da Jurisprudência
Processo
AgInt nos EDcl no AREsp 1583438 SP 2019/0274365-1
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Publicação
DJe 28/08/2020
Julgamento
24 de Agosto de 2020
Relator
Ministro MARCO BUZZI
Documentos anexos
Inteiro TeorSTJ_AGINT-EDCL-ARESP_1583438_5e017.pdf
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Inteiro Teor

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1583438 - SP

(2019/0274365-1)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI

AGRAVANTE : FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237

AGRAVADO : NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA

ADVOGADO : FELIPE SILVA LIMA - SP275466

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo diverso ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.

2. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 24 de agosto de 2020.

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1583438 - SP

(2019/0274365-1)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI

AGRAVANTE : FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237

AGRAVADO : NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA

ADVOGADO : FELIPE SILVA LIMA - SP275466

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo diverso ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.

2. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator) : Trata-se de agravo interno interposto por FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA , em face da decisão acostada às fls. 1.862/1.865 e-STJ, da lavra deste relator, que deu parcial provimento ao recurso especial da parte adversa.

O apelo extremo foi interposto por NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA, com amparo na alínea a do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

da reivindicação já se encontrava antecipada pelo estado da técnica. Ausência de competência da Justiça Estadual. Irrelevância das conclusões periciais no caso concreto. Matéria consolidada no REsp. n. 1.527.232, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Questão que deve ser discutida em ação própria perante a Justiça Federal, assegurada a participação do INPI, nos termos do art. 175, caput, da Lei n. 9.279/96. Reprodução parcial da patente concedida à autora. Desnecessidade de reprodução integral do conteúdo da reivindicação. Hipótese que autoriza a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes a ser arbitrada em fase de liquidação (art. 44, caput, da Lei n. 9.279/96), além de indenização por danos morais. Manutenção da obrigação de fazer consistente em paralisar, de forma permanente, a fabricação e comercialização de produtos contrafeitos. Decisão reformada. Recurso provido.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Em suas razões de recurso especial, o recorrente apontou ofensa aos artigos 313, V, do CPC/15, 38, 56,§ 1.º, 109 e 184 da LPI.

Sustentou, em síntese, que: a) o feito deveria ser suspenso em razão da distribuição de ação de nulidade de patente perante a Justiça Federal; b) não há correspondência entre o produto da recorrida e o da recorrente; c) o laudo constante dos autos é expresso em atestar a ausência de contrafação; e d) há erro e contradição na alegação de existência de contrafação por equivalência.

Foi juntada petição de fls. 1683/1703 e-STJ, dando notícia da homologação de laudo pericial elaborado na ação criminal que afastou a acusação de contrafação atribuída ao recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 1681, e-STJ).

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, sob o fundamento de que não restou demonstrada a vulneração dos dispositivos indicados e de aplicação do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

Irresignado (fls. 1708/1743, e-STJ), aduziu o agravante que o reclamo mereceria trânsito, uma vez que demonstrada a ofensa aos dispositivos indicados e de inaplicabilidade do referido óbice.

Contraminuta às fls. 1746/1751 (e-STJ), sustentando o acerto do decisum hostilizado.

Em julgamento monocrático (fls. 1862/1865 e-STJ), proveu-se o apelo nobre para determinar a suspensão da presente ação até o julgamento da prejudicialidade externa.

Interpostos os embargos de declaração, restaram rejeitados.

Inconformada, a FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, antes recorrida, interpõe o presente agravo interno (fls. 1917/1925 e-STJ), sustentando, em síntese, que arcabouço probatório constante dos autos dá conta de ser ela a detentora da patente de modelo de utilidade, devendo os registros concedidos serem considerados válidos, não havendo se falar na suspensão da ação em razão de

prejudicialidade externa.

Impugnação às fls. 1929/1943, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator) : O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do decisum ora impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios fundamentos.

1. Em conformidade com o decidido, o Tribunal de Justiça local, ao decidir que não deve haver suspensão da ação indenizatória, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que existe prejudicialidade externa decorrente da possibilidade de ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal em um processo extrínseco à presente demanda. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA -APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39.ª Vara Federal do Rio de Janeiro) -PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO - SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. (REsp 742428 / DF, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2006, Dje 04/12/2006)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO -ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg nos EDcl no Ag 1228681 / RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, Dje 29/06/2011)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuída ao julgador, mormente quando deixa consignada a suficiência das informações já apresentadas. Princípio da livre convicção motivada.

2. Concluir se a realização de outras provas seria necessária ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ.

3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a argüição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão

prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes.

5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova no autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 526187/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, QUARTA TURMA, DJ de 03/09/2007)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO.

1. Estando a questão de prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, deve ser mantida a suspensão do processo, anteriormente determinada.

2. Questão de ordem acatada à unanimidade pela Turma para renovar, por mais doze meses, a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa, com as recomendações. 3. Além do mais, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que pretende ver reformada, razão pela qual entende-se que ela há de ser mantida na íntegra.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido, confirmando a decisão proferida na questão de ordem e suas recomendações. AgRg no REsp 742.428/DF, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, DJe 02/02/2010).

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.

3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.

4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.

5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.

6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.

7. Recurso especial parcialmente provido.(REsp 1558149 / SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019,

Dje 03/12/2019)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada. 2. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

TERMO DE JULGAMENTO

QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no AREsp 1.583.438 / SP

Número Registro: 2019/0274365-1 PROCESSO ELETRÔNICO

Número de Origem:

10123544620148260003

Sessão Virtual de 18/08/2020 a 24/08/2020

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA

ADVOGADO : FELIPE SILVA LIMA - SP275466

AGRAVADO : FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /

INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : FORCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237

AGRAVADO : NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA

ADVOGADO : FELIPE SILVA LIMA - SP275466

TERMO

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento a recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 24 de agosto de 2020

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