Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1707694 DF 2020/0126907-6 - Decisão Monocrática

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1707694 - DF (2020/0126907-6)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

AGRAVANTE : PREVISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA

ADVOGADOS : ANDRE CORREA TELES - DF041363 MATHEUS SEGMILLER CRESTANI PEREZ - DF055172

SOC. de ADV : FERRARESI CAVALCANTE - ADVOGADOS

AGRAVADO : VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA

ADVOGADOS : IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES - DF029288 GUSTAVO BRASIL TOURINHO - DF043804

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial

interposto em face de acórdão assim ementado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO. MARCA. DANO MORAL. IN RE IPSA.

1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

2. A legislação de regência veda a utilização como marca comercial a expressão que reproduza ou imite no todo ou em parte marca alheia já registrada, ainda que com acréscimo, nos casos de oferecimento de serviço idêntico, semelhante ou afim.

3. A adoção de nome comercial que representa mera adição de prefixo ao nome de empresa concorrente, no âmbito de atuação comercial, aliada a utilização de logomarca com mesmo mascote é suficiente para a caracterização do uso indevido da marca. Precedentes.

4. A lesão moral decorrente da utilização indevida da marca é aferível in re ipsa e, portanto, independe de comprovação específica, conforme jurisprudência pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça

5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões de recurso especial, alega a parte agravante violação dos artigos

124, XIX, da Lei 9.279/96; 884 e 944 do Código Civil. Sustenta ser incabível sua

condenação à reparação de danos, pois a marca que utiliza é diferente da titularizada

pela agravada.

Assim posta a questão, observo que o recurso não poderia ser acolhido sem

reexame de prova. A agravante afirma ser notória a diferença entre a marca por ela

utilizada e aquela titularizada pela agravada.

Ocorre que, em vez de notória, a alegada diferença das marcas foi

controvertida, cabendo ressaltar que a da agravada tem registro perante o INSTITUTO

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. A controvérsia sobre o fato foi

assim resolvida no acórdão recorrido (e-STJ fl. 261):

Conforme bem salientado pelo juízo a quo, a similitude entre os nomes comerciais VISAN e PREVISAN é notória, em especial quando da empresa apelante/ré utiliza logomarca na qual as letras V e I se encontram destacadas, em evidente separação entre o prefixo PRE e o sufixo VISAN.

Da mesma forma, apesar de reconhecer que a utilização da figura animal de uma Águia é comum nas empresas do ramo de segurança privada, assim como a de cães, leões e afins, sua escolha concomitante com a utilização de nome comercial praticamente idêntico, que se diferencia pela simples adição de pequeno prefixo, indica evidente possibilidade de confusão entre empresas distintas.

Nesse ponto, é relevante destacar o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Resp nº 949.514/RJ, do qual se extrai ementa elucidativa quanto aos requisitos caracterizadores do uso indevido de marca comercial:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). acarretar confusão ou dúvida no consumidor -Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

(REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 271)

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. MARCA. USO INDEVIDO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RETRATAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal, a Lei n. 9.279/1996 e a Convenção da União de Paris garantem a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos. O objetivo é reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida nos consumidores, ou locupletamento com o esforço e trabalho alheios. 2. Há conduta abusiva quando se reproduz o elemento nominal da marca registrada por outra empresa, em contexto de similitude de

atividades, de modo a permitir confusão entre os serviços oferecidos, 3. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou induzindo em erro o consumidor.

deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil). 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, no âmbito do direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença. 5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 6. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, podendo pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser ela dotada de elemento psíquico. 7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o dano moral por uso indevido da marca é aferível "in re ipsa", ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita. 8. Estabelecido que o fato investigado gera reparação, deverão ser consideradas as três finalidades do dano moral para fixação do valor indenizatório. São elas: a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; a punição para a parte requerida; a prevenção futura quanto a fatos semelhantes (função pedagógica). 9. Em se tratando de indenização por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Comprovado o uso indevido da marca, é devida a condenação da parte ré a abster-se de 11. Não existe amparo legal para o pedido de retratação pública. 12. Apelos da autora e do utilizá-la.

réu parcialmente providos.

(Acórdão 1193578, 07206840320188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a controvérsia acerca da semelhança entre os serviços oferecidos pelas empresas, aliada aos argumentos já delineados demonstram o inequívoco uso indevido da marca da apelada/autora pela apelante/ré, razão pela qual a sentença recorrida merece permanecer inalterada.

Afastar essas conclusões é inviável em recurso especial, consoante dispõe a

Súmula 7 do STJ.

E, considerados esses fatos, vê-se que quanto à necessidade de reparação

dos danos, o acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se

os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA ENTRE BUSCOPAN E MUCOSOLVAN E OS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. PECULIARIDADES FÁTICAS. DEFERIMENTO DE PEDIDO

LIMINAR. TUTELA INIBITÓRIA EFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS. PROVA CONSIDERADA DE SIMPLES PRODUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INIVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. A conclusão da Corte de origem, no sentido de que houve deferimento de tutela antecipada, eficaz para inibir danos decorrentes da exploração dos produtos similares, além de não ter sido produzida prova da alteração das receitas com a comercialização dos medicamentos, o que afastaria a necessidade de indenização, está solidamente fincada em circunstâncias fático-probatórias excepcionais, que não podem ser reapreciadas na estreita via especial (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 894.650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ.

1. Recursos especiais de ambas as litigantes, o da autora, admitido na origem, buscando discutir a existência de danos materiais e o valor do dano moral; o da ré, obstado na origem e objeto de agravo, em que busca afastar a pretensão da autora.

2. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. Recursos de ambas as partes que não demonstram efetivo vício de julgamento na origem.

3. Inviável o recurso especial cujas razões não demonstram o efetivo dissídio, com comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados e o necessário cotejo analítico, devendo prevalecer o primeiro juízo de admissibilidade que aplicou o verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de nome inequivocamente semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. Desnecessidade de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no mesmo mercado da contrafação.

Inépcia da inicial afastada. 5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Agravo da ré a que se nega provimento.

7. Recurso especial da autora parcialmente provido.

(REsp 1507920/PR, desta Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019)

Aplica-se ao caso também a Súmula 83/STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Julgo prejudicado o pedido de fls. 439/447, com o qual a agravante visava a atribuir efeito suspensivo ao presente agravo.

Intimem-se.

Brasília, 01 de julho de 2020.

MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora