STJ confirma entendimento que Inpi deve figurar como réu em processo por omissão em registro e anulação de marcas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificou acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que manteve a condição do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) como réu em ação para anulação de registro concedido de forma indevida. O recurso do Inpi foi provido apenas para isentá-lo das custas processuais.

O ministro relator do REsp 1258662, Marco Aurélio Bellizze, afirmou que o instituto tem “posição processual própria e independente da vontade das partes litigantes”. Para o ministro, a inclusão do INPI como réu não é aleatória e se justifica pela situação fática de existir um requerimento administrativo para declarar a nulidade do registro concedido a empresa concorrente.

No caso em questão, além de conceder o registro semelhante à empresa concorrente sob outra categoria, o INPI não declarou a nulidade do registro, fazendo com que a empresa lesada tivesse que entrar com um processo judicial pleiteando a anulação do registro.

No recurso especial, o INPI questionou a inclusão da autarquia no polo passivo da ação. O voto do ministro, acompanhado por unanimidade pelos demais magistrados da Terceira Turma, explica que “a causa de pedir da recorrida não ficou limitada à concessão indevida do registro, mas incluiu o não processamento do procedimento administrativo, situação imputável exclusivamente à autarquia”. Portanto, segundo o entendimento dos ministros, não há como excluir o INPI da situação de réu do processo.

Dubiedade pode gerar anulação

O STJ também ratificou o acórdão do TRF4 no sentido de que registros semelhantes homologados em diferentes categorias devem ser anulados quando configurada situação de dubiedade para o consumidor.

O entendimento do tribunal é que a classificação em categorias diferentes não se sobrepõe à realidade fática, já que o registro semelhante gera dúvidas no consumidor e desvirtua a concorrência, principalmente em situações como a relatada no REsp 1258662, em que ambas as empresas atuam no mesmo município.

A ação, ajuizada em 2007, pleiteava a anulação de registro idêntico concedido a empresa concorrente, em data posterior à concessão do registro à empresa autora da ação. A única diferença é que o registro foi concedido em outra categoria. Segundo o entendimento dos ministros, a diferenciação em categorias distintas serve principalmente para facilitar o trabalho administrativo da autarquia, e não para justificar a concessão de registro semelhante ou idêntico.

FS